江苏高院：外观设计专利失效后可以再给予著作权保护

——常州淘米装饰材料有限公司与北京特普丽装饰装帧材料有限公司侵害着作权纠纷案

江苏高院认为，在作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和着作权。该外观设计专利权失效后，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，而其享有的着作权依然存在，应受到着作权法的保护。
对此，也有观点认为，在权利重叠的情况下，权利人通常会选择最容易实现保护目的的强保护，而一旦权利人选择了专利法保护，即意味着其承诺在专利保护期届满或因其他原因导致专利权终止后，该外观设计即进入公有领域，他人可以自由利用。
值得关注的是，在申请再审人宁波微亚达制笔有限公司与被申请人上海中韩晨光文具制造有限公司、原审被告宁波微亚达文具有限公司、原审被告上海成硕工贸有限公司擅自使用知名商品特有装潢纠纷一案[最高人民法院民事裁定书（2010）民提字第16号]中，最高人民法院认为，在多数情况下，如果一种外观设计专利因保护期届满或者其他原因导致专利权终止，该外观设计就进入了公有领域，任何人都可以自由利用。但是，在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权的保护对象，其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同时，反不正当竞争法也可以在知识产权法之外，在特定条件下对于某些民事权益提供有限的、附加的补充性保护。就获得外观设计专利权的商品外观而言，外观设计专利权终止之后，在使用该外观设计的商品成为知名商品的情况下，如果他人对该外观设计的使用足以导致相关公众对商品的来源产生混淆或者误认，这种在后使用行为就会不正当地利用该外观设计在先使用人的商誉，构成不正当竞争。因此，外观设计专利权终止后，该设计并不当然进入公有领域，在符合反不正当竞争法的保护条件时，它还可以受到该法的保护。

结合最高人民法院上述案例以及本期“知产视野”刊登案例，在专利权到期或失效、无效后，如果使用该外观设计的商品尚未达到反不正当竞争法保护的门槛时，权利人能否请求再给予着作权保护？对此司法实践仍需进一步探讨，统一认识与裁判尺度。

【裁判要旨】
法律并不禁止权利人在同一客体上享有多种民事权利。在作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和着作权，两种权利并行不悖。当外观设计专利权终止后，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，而其享有的着作权依然存在，应受到着作权法的保护。

【案件信息】
一审：常州中院（2014）常知民初字第85号民事判决书
二审：江苏高院（2015）苏知民终字第00037号民事判决书

【案情摘要】
2004年，北京特普丽装饰装帧材料有限公司（以下简称特普丽公司）设计人员设计了《莫奈》系列壁纸，特普丽公司随后投入生产。2007年3月30日，特普丽公司将前述壁纸申请外观设计专利，并获得外观设计专利权。后因未及时缴纳专利年费，该专利权于2010年3月30日终止。
特普丽公司发现常州淘米装饰材料有限公司（以下简称淘米公司）生产销售的一款壁纸所使用的图案与特普丽公司享有着作权的《莫奈》壁纸图案相同，并且淘米公司在天猫商城米素旗舰店销售该产品。
特普丽公司认为其专利权虽然终止，但前述壁纸属于美术作品，应当受着作权法保护，淘米公司的上述行为侵犯了特普丽公司关于涉案作品的着作权，故诉至法院，请求判令淘米公司停止侵权、赔偿损失。

【法院认为】
涉案专利图片系将菊花花叶变形组合而成，具有独创性，构成我国着作权法意义上的美术作品，特普丽公司对涉案图案享有着作权，除法律另有规定外，任何人未经其许可，均不得擅自使用该作品。淘米公司认为涉案外观设计专利权已经终止，公众有足够的理由相信该外观设计进入公有领域，成为社会公共财富，故其不构成侵权，法院认为该主张缺乏法律依据，理由为：
第一，法律并不禁止权利人在同一客体上享有多种民事权利。作品形成之后，作者对其就享有着作权。鼓励创作和作品的传播、促进精神文明和物质文明的发展，是着作权法的根本宗旨，也符合社会公众的根本利益。随着经济社会的高度发展，经营者在注重提高产品（服务）质量的同时，也非常关注满足消费者越来越高的审美要求。在这一背景下，作品特别是美术作品被大量使用到工商业领域，如产品的外观设计、商业标识、产品的包装装潢、广告宣传等。因此某一作品在受到着作权法保护的同时，由于其在工商业领域的使用而同时获得专利法、商标法、反不正当竞争法的保护，既符合民法的宗旨和基本原则，也早已被社会公众所认同。
第二，如果在同一客体上存在多种民事权利，每一种民事权利及其相应的义务应当由相应的法律分别进行规制和调整。以涉案图案为例，不论涉案外观设计专利权是否在法定保护期内，如果未经特普丽公司许可将该图案用作某产品（服务）的广告宣传，该行为显然侵害了特普丽公司的着作权，特普丽公司可以依据着作权法主张侵权者承担相应的民事责任。如果因为该图案已被授予外观设计专利权而对其着作权不予保护，则意味着这两种民事权利相互排斥、不能并存，这既无法律依据，也必然阻碍作品这种智力成果的使用及传播，与着作权法的根本宗旨相悖，也不符合社会公众的根本利益。就本案而言，在涉案专利权失效之前，特普丽公司基于涉案图案取得的着作权和外观设计专利权分别受到我国着作权法和专利法的保护，他人如果实施侵权行为，特普丽公司有权依照着作权法或者专利法追究其民事责任。
第三，专利权失效后，其权利客体进入公有领域，这一规则不能简单适用于在作品基础上获得的外观设计专利。专利权终止的主要情形是已过保护期、未及时缴纳年费或专利权人书面声明放弃专利权，其法律后果均是不再受到专利法的保护。专利权终止后，权利客体进入公有领域，公众可以自由使用，这一规则应该主要适用于我国专利法规定的发明专利和实用新型专利，因为这两种专利权的客体都是供工业应用的技术方案，一般不属于文学、艺术或科学作品，不会获得专利权之外的其他民事权利，故在其专利权终止后，成为公众可以自由使用的公共资源。而在作品基础上获得的外观设计专利，权利人同时拥有专利权和着作权，两种权利并行不悖，外观设计专利权保护期届满后，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，而其享有的着作权依然存在，受到着作权法的保护。涉案专利权因特普丽公司未及时缴纳年费而提前终止，同样适用上述原则。
第四，民事权利依法律规定或合同约定而取得，同样亦依法律规定或合同约定而丧失。著作权的保护期应该适用着作权法的有关规定，而不受专利法规制。除了署名权、修改权、保护作品完整权之外，我国着作权法对着作权中其他权利都规定了具体的保护期限，且着作权的保护期远远长于外观设计专利权的保护期。本案中，涉案图案的着作权均在法定保护期内，如果因为外观设计专利权失效，该图案就进入公有领域，这一结论显然与着作权法相抵触，其实质是将着作权当作专利权的从属权利，这既无法律依据，也与基本法理相悖。淘米公司认为其涉案使用行为系出于对国家专利公告的信赖，属于一种信赖利益，法院认为，专利公告仅告知社会公众涉案专利权中止，而并未涉及该权利客体是否受到其他法律的保护，淘米公司认为其有权使用涉案图案，属于其自己对法律的理解，如果该理解错误，应由其自己承担不利的法律后果，其关于信赖利益的抗辩没有法律依据，不予支持。

综上所述，特普丽公司对涉案美术作品享有着作权，淘米公司销售该图案壁纸的行为侵害了特普丽公司的着作权。

一审判决：淘米公司停止侵权、赔偿损失。
二审判决：驳回上诉，维持原判决。
一审合议庭：李连求、朱晓安、张丛卓
二审合议庭：王成龙、宋  峰、徐美芬（本文来源：知产视野）