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标准专利取得之后禁制授权的限制

分类:国际商标专利 | 发布:资政知识产权 | 发表时间:2013/5/3 | QQ咨询

专利权赋予权利人排除他人实施专利内容,当然也有权利决定是否授权;除了符合公益的情况,专利人无授权他人实施专利之义务。换言之,专利权人可以单方拒绝授权。然而,专利权人决定是否授权,以及以何种条件授权的决定自由,在产业标准专利的领域中受到限制。专利权人因为提供专利技术予标准机构,同时并承诺标准机构当所提供之专利技术被选为标准之一部分后,专利提供人须以合理条件将专利授权予使用该专利之厂商。在此情形下,专利权人授权决定的自由度将受限制。今年年初美国联邦商业署(Federal Trade Commission,FTC) 与Google进行行政和解,本案处理争执已久的标准专利权利人之授权义务与法律救济的问题,自此有较为明确的见解。就在FTC终止对于Google 与 Motorola 合并案之调查乙案后,美国司法部在不到一周的时间内即发表联合声明,以及EU对于标准专利人的法律救济都有类似的声明。本文将探讨专利权人救济方式、分析FTC与Google和解及美国司法部与专利商标局的联合声明之内容,并观察EU与中国政府对于标准专利的立场,检讨这些观点后续对于专利权利人之影响,以及企业对于全球专利战应有之调整。

专利侵权救济方式
在谈论FTC与Google和解案之前,读者应该对于专利权利人的救济方式有一些基本了解,才能对于案件的影响有深一层的解读。因此,在此先简要说明美国专利权利人之救济方式。
美国提供专利权人向联邦法院请求二种救济(remedies),一种是请求金钱赔偿(monetary remedies),包括损害赔偿、惩罚性赔偿、律师费、诉讼成本,另一种,原告可请求禁制令。另外,进口物品如果侵害专利,专利权人也可以向美国国际贸易商业署 (International Trade Commission,ITC) 提起诉讼,限制侵权产品输入美国。

专利权利人金钱损害赔偿之权利
根据美国专利法第284条第一项之规定,专利权人在遭受到专利侵权的时候,法院将给予其足够的补偿,而损害赔偿的金额至少不能少于侵权人在使用该专利时应付出的合理权利金,并且加上法院所定利息及诉讼费用之数额。这代表专利权人在提出证明的情况下,可要求侵权人补偿专利权人所受的损失(Lost Profit),以弥补专利权人之损害。但如果当专利权人证明所受之损害无法证明金额时,权利人或者至少可以请求合理权利金(Reasonable Royalty)。

所受损失 (Lost Profits)
专利权利人主张Lost Profits时,该专利权人首先必须就该损失与专利权侵权行为之间显示事实上因果关系。换言之,美国法以BUT_FOR test来检验所受损失之范围,也就是专利权人必须证明若无被告之侵权行为存在,专利权人将可获得之利益。对于原告所受损失之证明,美国法以Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works Inc.案之法院见解,认为专利权人必须提出该案中具有以下四种因素存在才能主张:
1.专利产品确实具市场需求 (the existence of a demand for the patented product)
2.并无可替代专利产品的非侵权产品之存在 (the absence of acceptable non-infringing substitutes)
3.专利权人满足需求的制造及销售能力 (the patentee had the manufacturing and marketing capability to meet the demand)
4.如果专利不被侵权,则专利权人可获得利益总额 (the amount of the profit that the patent holder would have made)。
通常原告要证明上述之事实,举证相对困难。因此实务上原告多以请求合理权利金居多。

合理权利金的估算 (Reasonable Royalty)
在专利权人无法按照Panduit Corp. v. Stahlin Bros Fibre Works Inc.所建立主张之lost Profit要件提出上述所需的证明时,专利权人可请求合理权利金。所谓合理权利金就是有意制造、贩卖或利用该专利以创造利润的人,在市场上可接受的权利金额度。合理权利金也是专利侵权损害赔偿金额的下限,至少专利权人可获得如合理权利金这样的赔偿。
但如何推算合理权利金?在美国实务上,合理权利金并无具体公式可以推估,因此如何提出合理权利金数额的估算,也面临许多问题。按照美国专利法第284条,对于专利侵权人之赔偿不得低于合理权利金,因此『合理权利金』为损害赔偿最低之数额。1970年在Georgia Pacific Corp. v. United States Playwood Corp. 一案中,联邦法院提出了影响合理权利金的15个因子以合理估算权利金。

惩罚性损害赔偿金 (Punitive damages)
美国专利法284条亦有关于惩罚性损害赔偿之规定,当侵权人属恶意时(willful),法院可增加损害赔偿之数额到原本法院估定额之三倍,并且要求被告需负担原告的律师费用,当然原告必须提出清楚且具说服力之证据,证明被告侵权是恶意的。
禁制令申请包括暂时禁制令 (preliminary injunction) 与永久禁制令 (permanent injunction)。一般而言,如果发现侵权,法律认为发给永久禁制令对于防止侵害专利权是合理方式,则地方法院可以核发永久禁制令。2006年前取得禁制令相当容易,但自2006年eBay v. MercExchange 案后,禁制令的核发必须符合较严格的标准,最高法院于该案表示,永久禁制令乃是根据衡平法则 (principle of equity) 而来,故法院认为原告若要求核发永久禁制令,必须就四项因素负举证责任,原告必须证明:(1)原告已遭受到无法回复的损害;(2)法律所提供的其它救济无法填补其损害;(3)在权衡原告与被告之困难后,该救济乃是正当且平等的;(4)永久禁制令的核发并不会损及公共利益。
eBay案虽然使取得禁制令更加困难,但是专利权人仍有权决定是否提出禁制令之申请。然而,以下我们本文所要谈的Google 与FTC 之和解,在相当程度上限制了标准专利权利人提出禁制令的权利。

Google 与FTC 之和解
2012 年 Google 以 125 亿美金的代价买下Motorola Mobility (MMI) ,其中包括MMI所有的 24,000 个专利与正在申请的专利。这些Motorola的专利,经调查后有数百个属于产业的标准专利,这些专利是用于无线传输与网络相关之技术。这些专利与智能型手机、游戏机、平板计算机、操作系统、以及一些提供无线传输系统的技术有关。
标准专利的使用与发展这种类型的标准专利对于许多高科技产业有其重要性,同时也鼓励厂商对于高科技产业的投资。藉由同业使用标准专利可以让企业确保许多装置可以兼容,对消费者有利。
FTC在其所发表公开声明中表示,标准的设置后,可以使被标准涵盖之专利,取得市场力量 (Market Power)。这些基础专利纵然仅是装置的一小部分,但也可能要求过高授权金。为了避免这样的现象产生,科技公司参与标准专利的设置时会承诺将以公平、合理与不歧视条款 (Fair, reasonable and non-discriminatory term, known as FRAND term ) 授权给其他的使用者。
这次FTC对于Google 的调查发现,Google买下的Motorola专利中有许多标准专利,FTC认为Google 违反标准机构之承诺,不但未依照当初承诺标准机构的条件(也就是FRAND的条件)将标准专利授权使用人,反而向联邦地方法院以及ITC提出禁制令,以排除竞争对手使用标准专利。FTC认为对于专利权人这种绑架标准专利,以提供禁制令手段来限制竞争公司的行为,如果放任而为将导致授权金的提高,而最后将由消费者买单,高额权利金费用将转嫁至产品本身。最后,可能导制标准制度整个瓦解。
为了终止FTC继续调查, Google签下合意令(consent order),2013年1月3日与FTC作成行政和解,该合意令限制Google 对于同意授权的公司向联邦法院或是ITC请求禁制令,藉以排除其他公司使用先前已经同意以FRAND条件授权的使用者使用。换言之,Google必须与使用人以FRAND条件签署授权契约。
值得注意的是,FTC在本案所作成合意令,并非依据Sherman 法案,而是依据 FTC 法第五条,即「管制企业以不正方法竞争之行为」 (unfair method of competition )以及不正行为(unfair acts and practice),本条的主要立法目的是对消费者之保护。合意令指出只有以下若干的情况下,标准专利权人Google才可以向有关法院提出禁制令之声请:
1.Google在美国司法管辖权外的地方申请禁制令或
2.潜在授权人书面声明或具证陈述将不会接受授权或
3.潜在授权人拒绝接受法院终决确认 (Final Ruling of a Court) 该授权条件符合FRAND 授权条件。
4.潜在授权人未实时书面响应标准专利权人所提供之FRAND 授权条件之信函。
许多人评论FTC的条件过于严苛,毕竟潜在授权人对于Google所提供的授权条件,纵然不想授权,也不会立刻以书面向Google表示,因此以后Google取得禁制令并不容易,而标准专利权利人想利用标准绑架专利,以禁制令的手段来威胁对手取得高额的权利金的策略将无法施展。

DOJ与PTO支持FTC见解之共同声明
 就在FTC与Google达成和解之后不到1周,1月8日美国司法部 DOJ (Department of Justice)与专利商标局 (PTO) 发表有关受限于FRAND条件之标准专利之救济方式之共同声明 (joint statement on remedies for Standard Essential Patents that are subject to FRAND commitment)。该声明中同时转发给ITC,向ITC建议,应该不要发给标准专利权人排除令 (Exclusion Order)。同时,共同声明也表示对于法院核发禁制令予标准专利权利人也有适用。基本上,共同声明度于SEP权利人取得禁制令的限制较为宽松,包括: 
1.在美国司法管辖权外的地方申请禁制令或
2.潜在授权人拒绝协商合理授权金或
3.潜在授权人坚持主张不合理授权条件。
DOJ与PTO的共同声明的立场事实上较FTC与Google和解内容更为弹性,无须授权人书面向专利权利人表示拒绝授权。潜在授权人如果拒绝合理授权金、拒绝协商合理授权条件都可视为拒绝授权,而向法院申请禁制令。

欧盟
事实上,欧盟(EU)在2012年底也有类似美国FTC的动作。2012年12月21日,欧盟执委会(European Commission) 对三星因其拥有的标准化专利,进而寻求去禁止Iphone进入欧洲市场的举动,发出了异议声明(Statement of Objections)。执委会认为三星希望取得对苹果产品的禁制令,是一种违反欧盟反托拉斯法的滥用独占地位之行为。即便三星在执委会发表此声明的前一天就撤回了其对于Iphone进入欧洲市场的异议,但执委会仍指责三星,表示这样的行为仍无法使已受到伤害的市场复原。同时,执委会也对于Motorola积极的想要因其拥有的标准化专利来寻求禁制令的核发行为展开调查。

中国大陆
中国并未直接处理有关禁制令核发的问题,中国的专利局最近提出一项规则:如果已知是被专利或专利申请案所涵盖,将会被禁止采用为国家标准,除非专利权人或申请人清楚声明将乐意以FRAND的条件,授权给任何组织或个人。

结论
禁制令取得对于企业是一个相当强大且有效的工具,以延缓竞争对手进入市场的策略。取得禁制令、或是ITC排除令,使原告取得市场的优势市场地位,因为受到指控的厂商暂时无法进入市场与其竞争。特别是,在目前科技产品生命周期变短、汰换速度加快的情况下,对厂商的影响更大。过去,美国法院对于原告取得禁制令相对宽松,因此当原告取得禁制令,一直到被告争执成功;但禁制令案件结束之前,产品可能已经过了销售旺季或是已经汰换新一代产品,纵使被告争执成功,仍使商业利益损失庞大。美国2006年eBay案后,提高原告取得禁制令之证明责任,使得禁制令不再容易取得;但企业进行专利战时,禁制令仍是厂商首先祭出武器,可藉此成功阻挠被告进入市场,取得更多财力资源。因此,在2006年后,禁制令申请并未从国际专利战舞台上消失。
禁制令既然对原告而言是强大武器,那么具有市场支配利益的标准专利权人更有藉此武器迫使被授权人接受较高的授权金之可能。科技标准设置有部分原因本来是为了协调特定技术差异性,锁定生产与研发的方向,以降产品价格与研发成本,扩大消费者群。但是,如果标准专利权利人利用标准设置机制,以排除竞争,或是造成市场的伤害,则违反了标准设置的本意。
美国FTC、DOJ与PTO的立场或是EU的立场至少有几点值得注意:
1.达标准专利权利人之权利行使,因为标准设置具有保护消费者社会功能,而须给予适当的限制,以免因为标准专利权利人滥用专利诉讼,造成庞大的社会成本而转嫁消费者的。
2.FTC与DOJ的声明,使今后标准专利权人向法院申请禁制令,必须审查原被告双方是否曾经进入实质授权谈判,且因为可归责于被告之因素,而绝无授权之可能,否则原告即有滥用市场影响力,使用不正竞争方法之问题。
3.受到美国与欧洲行动影响,将对于产业界大规模专利战的动作产生适度遏止效果,预料企业间国际激烈专利战将趋于和缓,而走向另一平缓阶段。(本文来源:世新大学智慧财产研究所;作者:叶云卿)


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