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美国涉及程序发明对“手段加功能”的撰写方式及保护范围

分类:国际商标专利 | 发布:资政知识产权 | 发表时间:2015/8/24 | QQ咨询

美国涉及计算机程序的发明专利“手段加功能”的权利要求撰写方式及其保护范围界定各国对于涉及计算机程序的发明专利所面对的首要问题是其可专利性问题。在长达半个世纪的时期内,美国专利商标局(USPTO)、美国海关与专利上诉法院(CCPA)、联邦巡回上诉法院(CAFC)和美国最高法院对于涉及计算机程序的发明专利做出了几十个判决,他们之间的立场并非始终保持一致,有时甚至是对立的。即使在同一个行政和司法机构内部也并非一成不变。但在其历史演进过程中仍然产生了很多重要的法律概念和应用方法,值得我们从中借鉴。

在美国,“手段加功能”权利要求最初被申请人用于撰写包含算法的专利权利要求时,USPTO 和CCPA7 也一度出现了很大的分歧。美国法典第35 章专利法第112 条第6 款规定了“手段加功能”的权利要求撰写方法:“一个组合物的权利要求中技术特征也许可以撰写成完成某个特殊功能的一个方法或步骤,该技术特征没有撰写成物理结构或其连接关系。这样的权利要求将被推定为包含了实现该功能的所有对应的结构、物质或工艺及其等同物。”美国法典(U.S.C.)第35 章第112 条第二款规定:“专利说明书应以一项或多项权利要求作为结尾,特别指出并明确要求保护申请人认为是其发明的技术内容。”术语“specification”(说明书)是指专利申请文件的一部分,包括了专利的主题、对已有技术的描述、总结和对该发明创造的详细描述。它区别于权利要求。权利要求是简要地陈述及指出该发明创造精确的保护范围。

19 世纪60 年代,由于CCPA 的一些判决大多支持将手段加功能权利要求的专利性指向于物理装置,发明者开始用“手段加功能”的权利要求将软件撰写成一种计算机硬件,使得权利要求的撰写看起来像是一种结构或者机器。USPTO 在决定此类“手段加功能”权利要求的专利适格性时认为应将其解释为其保护范围覆盖了表述在说明书中实现该功能的结构及其等同物。而CCPA 的立场则忽左忽右摇摆不定。

美国专利法第112 条为回应Halliburton OilWell Cementing v.Walker9 专利侵权案而作出了修改。在该案中,最高法院评论了关于一项“关于油轮深度的声学共振设备”的功能性权利要求。该法庭考量其中一项功能性权利要求时评述到:“权利要求撰写的语言中描述了一项关键的特征……该特征撰写了该设备将完成何种功能而不是相应的物理特征或安排了新的装置”。尽管在说明书中描述了该对应的装置,但法庭仍然认为该功能性权利要求的书写方式将给予申请人较以结构特征撰写而言不适当的更宽保护,因而法庭拒绝了该功能性权利要求。1952年,国会修改专利法至目前的第35 章专利法第112条第6 款。

但在1957 年In re Lundberg 专利案中,CCPA对此问题的解析则与专利法相反。CCPA 维持了专利复审委用已有技术一项“关于用飞机来进行地理勘探的装置或方法”申请的驳回,该申请描述了一项对于常规设备作出的改进发明,宣称能实现新颖和抽象的功能。申请者认为其申请与“手段加功能”的权利要求撰写方法类似,应该解释为覆盖了说明书中的对应结构、物质或工艺及其等同物。但是法庭拒绝将说明书中的限制读入权利要求。在此后一系列案件中10CCPA 均拒绝将说明书中的限制引入权利要求解释中。与CCPA 不同的是,联邦巡回法庭的法官们一致将专利法第112 条的规定解释为根据该条所规定的手段应根据说明书来解读。在Iwahashi11 案中,联邦巡回法庭推翻了专利商标局对一项“走动关联单元”的专利驳回申请,该单元是一项将声音识别成信号的发明,撰写成了多项“手段加功能”方式的技术特征组合附加了一个技术特征指向一个只读存储器(ROM)。专利律师辩称当‘手段加功能’的权利要求作为专利主题时必须被解读为每个手段能够实现其撰写的功能。在该案中,联邦巡回法庭认为:“我们指出权利要求是一个以“手段加功能”作出限制的手段组合物,唯一例外是ROM 系该装置的特殊部分, 因此该权利要求符合专利法第112条关于专利主题限制”。法庭拒绝认为“手段加功能”的权利要求是包含了完成相应功能的任何一种手段,法庭也拒绝承认“手段加功能”的权利要求与方法权利要求是无法区分的。1994 年2 月, 联邦巡回法院全体出庭法官在Donaldson 案判决中要求专利商标局应当遵循美国法典第35 章专利法第112 条第6 款的规定,必须将“手段加功能”权利要求解析为仅覆盖了说明书中的结构及其等同物。在该案中,申请人希望申请一项“自动清洁空气过滤器集合”,包括一个用于由压力泵来使之弯曲的内部隔断。在先技术中该压力泵一般用于使分离过滤器中的灰尘,内部隔断的弯曲部分能够使过滤器中的灰尘分离到下方的单个集合瓶中。申请人将上述的隔断描述成“用于使内室的气压相应地上升以使压力泵将灰尘向下方移动来实现清洁功能”。专利商标局驳回了该申请,且复审委予以维持,其主要理由是在复审委认为在先技术已经揭示了使灰尘向下方移动的方法。联邦巡回法庭认为,专利复审委没有依照专利法第112 条第6 款的法律规定,而将权利要求书中的“技术手段”解析成未在说明书中揭示的结构是不适当的。法庭认为,该条法律规定必须联系上下文来理解,并否决了联邦法庭和CCPA 包括Lundberg 案在内的在先判例。法庭认为,根据第6 款的规定,该案结论是申请者已经通过其在说明书揭示的特殊结构特征和具体化充分地描述了权利要求中的“手段”。法庭通过比较说明书中的结构和被复审委用于驳回其显著性的被引证专利后认为,被引证专利既未谈到也未建议本案申请者所提到的可弯曲隔断。因此,法庭认为,被引证专利对于系争申请来说既不是可预期的,也未使之缺乏显著性。

研读上述案例不难发现,虽然在很长一段历史时期内,美国专利行政部门和司法机关对于“手段加功能”权利要求的解释存在分歧甚至对立,而通过一系列的判例目前已逐步明确了“手段加功能”的权利要求撰写方式以及应将说明书中的限制读入该权利要求中。无论是在专利授权阶段还是侵权纠纷审理,该申请的技术方案均应理解为包含了说明书中所披露的具体实施方案及其等同物。(本文来源:浅谈涉及计算机程序发明专利的权利要求解释;作者:胡瑜;单位:上海市第一中级人民法院)


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