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美国发明专利申请成本其它考虑因素

分类:国际商标专利 | 发布:资政知识产权 | 发表时间:2012/9/18 | QQ咨询

成本控制在任何专业领域都是门大学问,依个别申请人状况、条件差异而有不同。以下简单列出几个面向,希望能提供一些有用的切入点。

前置作业

先前技术检索:即使由最受肯定的官方审查机构负责检索,亦不保证能找出所有适用的先前技术。话虽如此,仍会建议申请人预做检索,若发现先前已有其它申请人就同一发明申请专利,即可趁早另谋打算,以免无谓浪费申请专利所需的公私资源。

申请策略:一旦确定要申请专利,又得面对许多选择,例如:申请哪一种专利?到哪里申请或先在哪里申请?撰稿、送件、控管需一定程度的专业知识,可以自己来或需请事务所协助?种种问题很难写成一套标准答案。但不变的基本通则就是事前尽可能多方了解、充分准备,日后多能省却很多不必要的麻烦。

确定申请目的

申请专利的目的常会影响专利申请成本。譬如,有些申请人纯粹想拿到一纸专利证书,作为宣传、用以筹资,或许也就不是那么在乎专利范围和专利质量。如此一来,申请费用可能比较容易控制在一定数额。

反之,若属重要发明,而申请人希望取得的专利范围不同于官方认定的合理范围,即有可能需要更积极的作为。例如:透过面询与审查官直接沟通、提出各种声明及证据证明所请发明具可专利性、利用RCE争取终局核驳后继续审查的机会、进入复审程序力求翻案,又或先接受小范围专利再以延续案延长战线……等等,各项手段皆有可能增加专利申请的时间及资金成本。

善用各项程序

USPTO和其它主要专利局一样接受纸本送件,但多数常用程序已可接受电子送件。事实上,大部分美国申请案申请人都已改用EFS-Web电子送件方式,除享受规费优惠、方便时程控管等好处外,还可利用Private PAIR系统监控自家申请案进度,一举数得。由USPTO官员谈话、美国修法草拟条文、各大专利局跨国合作项目等迹象判断,电子送件在美国俨然已成为趋势主流,早日熟悉相关操作应是利大于弊。

另方面,很多申请人都有类似困扰:发明的市场潜力有待验证,但可用资源有限,又或有其它问题,不确定是否值得立即投入庞大的时间及金钱申请专利。针对这类状况,于美国有一些程序途径或许能派上用场,有助于减少或延后相关成本支出:

美国暂时案
根据35 USC 111(b)条文,只要依规定准备说明书及必要附图等文件,不需写入权利要求,即可组成基本的美国暂时案内容,若无超页、补件等情况,非小实体规费仅US$220(金额仍应以缴费日官方公告为准)。暂时案获受理后即可取得申请日,申请人有12个月的考虑时间可以观察市场动态、筹措资金、解决其它问题,而后再决定是否主张其优先权提出后续专利申请案。

此外,去年12月USPTO开办新试行计划Extended Missing Parts Pilot Program,参加者需在暂时案申请日起算12个月内提出一般正式案、直接主张暂时案优先权,但有机会以较低成本暂缓缴纳检索费、审查费、超项费。不过这项试行计划暂定先只实施一年,不确定未来是否会转为常态实施项目或调整实施办法。

PCT申请案
PCT途径有许多为人熟知的优点,例如:一种官方指定语文写成的单一申请案,一经受理,即在PCT各缔约国抢到申请日;国际阶段由官方制作国际检索报告(ISR)及先前技术比对意见,可帮助申请人评估后续处理方式;进入各国的时间至少可延长到最早优先权日起算30个月(部分国家为31个月,此时必须再参考其它文件,WIPO网址:http://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html),等于拉长了申请人的考虑期间;若确定要在多国申请专利,申请成本的主要支出时间点可随之递延

而2010年初美、日、欧三大专利局开始试办PCT-PPH计划,符合参加条件的申请人可利用特定专利局所做的正面ISR及比对意见,请USPTO优先审查其申请案。依USPTO去年年中公布的统计结果,参加PPH计划的申请案平均在美国只收到1.7个OA,且审查期间大幅缩短。若恰好符合参加资格,倒也不失为是一种控制成本的可行方式。PCT-PPH虽然还只是试办计划,但韩国、奥地利、俄罗斯、芬兰、西班牙等国陆续加入,同时也正力邀中国参加,未来继续扩大办理的机率颇高。

除此之外,USPTO局长David Kappos上任后,多次强调面询的益处,有需要时,申请人不妨考虑与审查官直接沟通、寻求化解歧见的机会。另一方面,USPTO去年提出三轨审查提案,若顺利公告实施,未来申请人将可依本身需求,弹性选择适合的审查轨道,掌控自家美国专利申请案实审时的快慢节奏,进而提升整体申请成本的控制能力。(本文来源:北美智权法规研究组;作者:黄兰闵)


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