日本关于立体商标功能性及相同近似的审查

关于商标功能性的审查

关于功能性审查的目的，日本《商标审查标准》认为，是为了防止规避发明专利法，避免外观设计以商标的形式通过续展不当延续其时效。日本《商标审查指南》认为，如果为实现商品功能所必须的商品或商品包装的形状可以注册为商标，商标所有人将获得事实上无限期的垄断性的权利，在生产和销售过程中将妨害适当的市场竞争。此外，与使用获得显著性不同的是，具有实质功能性的产品不能仅因通过实际使用便认为获得了商标意义上的显著性而获准注册。上述内容与我国审查标准的内涵相近，但思路和文字表述思路有所区别，《日本商标法》第四条第一款第十八项规定，商品或商品包装的形状是为了确保本商品或商品包装的功能而不可缺少的立体形状，即使符合第三条关于显著性的规定，仍不得注册。

关于该条款与第三条第一款第三项关于直接表示的规定、第三条第二项关于使用获得显著性的关系以及实际审查中应如何处理，日本《商标审查标准》《商标审查指南》认为，如果一个三维形状，是为实现商品或商品包装的形状所必不可少的，那么就依然只不过是商品或商品包装的形状，通常会被判定为属于第三条第一款第三项所指直接表示的情形。因此，实践中，以商品或商品包装的形状来申请三维标志注册的，通常是已实际使用并获得显著性的情形。在此情形下，实际审查时应参考第三条第二项关于使用获得显著性的证据审查标准，考察在申请人提交的广告或交易文件上，是否突出宣传了商品或商品包装形状的实用性和优越性，从而发挥了实质性功能。关于何谓“为实现功能所必须的”，特别应考察以下两点：

(1) 是否存在可实现同样功能的其他可替代形状； 如是，则该三维形状并非所必须的。

(2) 如果该商品或商品包装的形状被其他形状替代，成本是否保持相同水平或者更低。如果采用其他可替代形状，将显著增加制造成本，同业竞争者将在商业交易中处于明显的竞争劣势，申请人从而可以获得垄断地位。



关于商标相同近似的审查

1、由于三维标志从不同角度观察具有可能呈现不同外观的特性，就其相同近似问题的审查，应适用下述标准，但如果从某一特定角度观察，不能识别出体现三维标志特征的特定外观的情形除外。

(1) 从某一特定角度观察，三维标志如与一平面标志表示相同或近似的外形，原则上判定为外观近似。

(2) 三维标志之间，如分别从特定角度观察，表示了相同或近似外观，原则上判定为外观近似。

(3) 三维标志所产生的呼叫或含义就其整体而言或仅从某一特定角度观察可相互对应的，判定为近似。

2、附着有文字的三维标志所产生的呼叫或含义，与文字商标可相互对应的，判定为近似。（本文来源：国家工商总局商标评审委员会；作者：段晓梅）