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怎么答复专利审查意见通知书

分类:专利申请代理 | 发布:资政知识产权 | 发表时间:2012/10/6 | QQ咨询

国家知识产权局专利局(下称专利局)对发明专利申请的实质审查主要采取的是书面审查的方式,审查员与申请人或代理人通过审查意见通知书及其答复就申请文件本身存在的问题进行沟通和交流。审查意见通知书中要求申请人在通知书指定的期限内就审查员提出的审查意见进行答复。实践中,有些申请人由于对专利法规等缺乏了解,不知道该如何答复,审查员接到的作为答复的意见陈述书可谓是五花八门,给后续的审查工作带来障碍。

原指南中仅对申请人答复的期限、提交答复的形式要求予以规定,对于申请人或代理人来讲,这样的规定不尽详细,7月1日开始实施的新版审查指南,在答复的内容及方式上进行了完善,给申请人及代理人提供了更多的指导。

首先,新版审查指南重申了应当在审查意见通知书指定的答复期限内答复审查意见通知书,如果申请人或代理人认为在通知书指定的期限内答复有困难,则可以在答复期限届满日之前书面提出延长期限请求,并在上述届满日之前缴纳延长期限请求费,请求专利局延长指定的答复期限。由于根据专利法第三十七条的规定,申请人无正当理由逾期不答复审查意见通知书,其申请将被视为撤回,而且专利局在实质审查程序中在审查意见通知书的答复期限届满前不发出通知书提示,所以申请人或代理人在接到审查意见通知书之后一定要注意答复期限,以保证在指定期限内提交答复。

其次,关于答复的形式和内容,针对审查意见通知书中的审查意见,申请人的答复可以仅仅是意见陈述书,也可以还包括经过修改的申请文件的替换页。其中,答复的意见陈述书在形式上应当采用专利局规定的意见陈述书的方式,在内容上,申请人在其中应当针对审查意见通知书中提出的具体审查意见逐一进行答复,如果申请人不同意审查员在审查意见通知书中作出的审查意见,应当在其答复的意见陈述书中详细陈述其反驳意见,这样有利于审查员充分考虑其意见以作出正确的审查结论;如果申请人根据审查意见对申请文件进行了修改,则无论该修改是实质性的改动,还是仅仅修改了错别字,都应当在意见陈述书中予以说明,以利于审查员核实其修改,授权正确的修改文本。针对申请人修改申请文件的情况,申请人还应当在其意见陈述书中说明修改内容是否符合专利法及审查指南的相关规定以及如何克服原申请文件存在的缺陷,并提交经过修改的申请文件的替换页一式两份,同时还应当提交一份修改前后的对照明细表或在原文复制件上作出修改的对照页,以便于审查员的后续审查。

举例说明,审查员在审查意见通知书中指出申请的权利要求1相对于对比文件不具有创造性,如果申请人根据该审查意见,对权利要求1进行了修改,修改后的权利要求1中引入新的技术特征以克服上述缺陷,则申请人在其意见陈述书中应当指出该新的技术特征可以从说明书的哪些部分得到,以说明该修改符合专利法第三十三条的规定和审查指南的相关规定,并说明修改后的包含新的技术特征的权利要求1如何具有创造性。

按上述内容撰写的意见陈述书,其上还应当有申请人或代理机构的签章,申请人未委托专利代理机构的,其提交的意见陈述书应当有申请人的签字或者盖章;申请人委托了专利代理机构的,其提交的意见陈述书应当由其所委托的专利代理机构盖章,并由委托书中指定的专利代理人签字或者盖章。

以如上所述的方式提交的具有上述内容的答复,经受理部分受理后,相应的答复期限消除,其答复的意见陈述书及修改文本随案卷一起进入后续的审查程序。值得注意的是,申请人的答复一定要提交给专利局受理部门,经受理部门受理后才具备法律效力,才能进入后续审查程序,直接提交给审查员的答复文件或征询意见的信件不具备法律效力,不视为正式答复。

另外,根据审查指南的规定,第一次审查意见通知书的答复期限是四个月,再次审查意见通知书的答复期限是两个月,如何考虑申请人在答复期限内提交多次答复的情况,涉及到兼顾申请人的利益和行政效率的问题。如果待答复期限届满再开始后续的审查程序,虽然充分考虑了局部申请人的利益,但却与绝大多数申请人的想加快审查、尽早得到专利权的愿望相悖,而且申请人是否提交多次答复存在着太多的不可预知性,因此新版审查指南中规定,专利局收到申请人的答复之后即可以开始后续的审查程序,如果后续审查程序的通知书或者决定已经发出,对于此后在原答复期限内申请人再次提交的答复,审查员不予考虑。

如何看待按照专利局规定的意见陈述书的方式提交的、但没有具体答复内容的意见陈述书?新版审查指南中明确规定,申请人提交的无具体答复内容的意见陈述书,也是申请人的正式答复,对此审查员可理解为申请人未对审查意见通知书中的审查意见提出具体反对意见,也未克服审查意见通知书所指出的申请文件中存在的缺陷。申请人答复审查意见通知书的态度应该是积极的,是否同意审查员的审查意见,是否对申请文件进行修改以克服审查员指出的缺陷,都应该在其提交的意见陈述书及修改文本中有所体现,而敷衍了事则不利于审查程序的正常进行,给审查员的下一步工作造成不便。如果申请人仅提交了无具体答复内容的意见陈述书,如仅在意见陈述书中陈述“鉴于案情复杂,申请人需仔细斟酌,容后答复”或者不陈述具体意见而是提出与审查员会晤的要求等等,这样的意见陈述书如在提交的形式上符合相应规定,经受理部门受理后相应的答复期限消除,而这样的答复回到审查员手中后,给审查员下一步的工作带来困难,因为这样的答复即未对审查员的审查意见发表意见,也未修改申请文件,申请案卷的状态仍然是审查员发出前次通知书时的状态,严重地影响了行政工作的效率,因此对这样的答复必须严格予以限制,指南规定的内容,目的在于约束申请人,对于没有具体答复内容的意见陈述书,视为申请人已经清楚申请文件存在的缺陷而不予以克服,如果该缺陷属于驳回理由,则审查员就可以据此作出驳回决定,而不必再次听证。(本文来源:知识产权报;作者:杨克菲;单位:国家知识产权局专利复审委员会

附件:
意见陈述书
意见陈述书(关于费用)


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本文标题:怎么答复专利审查意见通知书
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