专利创造性的“过度客观化”问题

一、“过度客观化”实质上降低了创造性



1982年成立的美国联邦巡回上诉法院在促进创造性的客观化上发挥了重要作用，这符合它统一专利法解释、提高专利法确定性的宗旨。但是在近年来的一些判决中，它对创造性的适用被认为背离了最高法院对103条的法律解释，实质上降低了创造性，本文称之为“过度客观化”问题。这一问题在KSR v. Teleflex案中受到广泛关注，美国最高法院于2006年6月对KSR v. Teleflex案发出调卷令，对美国联邦巡回上诉法院的“动机/启示/教导”方法进行审查，包括一些大公司在内的机构纷纷对该案作出反应，希望最高法院以此案为契机提高创造性审查的标准。



美国联邦巡回上诉法院法律适用中的以下倾向，被认为实质上降低了创造性，使一些显而易见的发明获得了专利或维持专利权有效:

一是适用动机/启示/教导方法时的证据标准过于严格。要求审查员或诉请无效的原告举出存在技术启示的确切证据时，往往只承认对比文件等书面证据是“确切”的，审查员或地方法院法官甚至不能依赖本领域技术人员的公知常识作为证明显而易见性的证据。这实质上绕过了本领域技术人员因素，把本领域人员的创造能力低估为零。

二是过度强调辅助因素的重要性。虽然最高法院认为商业上成功、长期渴望解决的需求、他人的失败等客观环境因素是辅助性的、可以考虑的因素，但在联邦巡回上诉法院看来，如果出现这些因素，则是必须予以考虑的。

三是证明责任分配上不利于审查员或诉请无效的原告。首先由审查员或诉请无效的原告对该发明为显而易见负有证明责任，而不是首先由专利申请人或专利权人对该发明为非显而易见负有证明责任；当审查员或诉请无效的原告提出证明该发明为显而易见的证据后，举证责任才转移，由专利申请人或专利权人举出该发明为非显而易见的反证。在考虑辅助因素时，对商业成功与发明技术特征之间是否存在因果关系的证明上，专利申请人或专利权人证明其发明与获得商业成功的产品有相同的技术特征边界后，商业成功与发明之间不存在因果关系的证明责任则转移到审查员或诉请无效的原告身上，使许多由显而易见的技术特征导致商业成功的发明获得专利保护。



二、创造性的降低影响专利分布结构



创造性的降低，最直接的后果就是“专利丛林”(thicket)的出现，即大量创造性程度不高、保护范围较小的发明，主要是改进发明与围绕发明，获得专利权保护:

第一、改进发明专利增多。改进发明仍然落入被改进发明的范围，如果改进发明人是被改进发明专利权人以外的人，则改进发明人未经被改进发明专利权人的许可不得实施自己的专利，如欲实施需与被改进发明专利权人谈判许可问题。从经济分析看，如果改进者在完成发明并获得专利，即支付了发明成本后，与被改进发明专利权人谈判许可问题，则改进发明人的发明成本变为沉没成本，被改进发明专利权人与改进发明人的协商，实质上是在分割改进发明的未来收益。这样，改进发明人先行支付的发明成本就无法收回，改进发明人的积极性受到抑制。显然，降低创造性会降低改进发明的成本，提高改进发明获得专利权的几率，降低改进发明的沉没成本，从而减少被改进发明专利权人以外的人从事改进发明的风险。

第二、围绕发明专利增多。围绕发明(Design around)是指专利权人以外的其他人，在该专利保护范围的周围研究新的发明，并申请专利。围绕发明被经济学家批评为专利制度的弊端之一，因为围绕发明往往不如已存在发明的价值高，因此把发明资源投入围绕发明是一种浪费，而且为防止他人围绕发明对已有专利构成威胁，已有专利权人往往投入更多的资源，对与其专利最佳实施方式相关但价值较低的一切可能的发明都申请专利，导致资源的浪费。但围绕发明也有好处，一是围绕发明可以导致已有专利产品的替代产品(也许性能略差于已有专利的产品)，从而在市场上与已有专利产品形成竞争，降低已有专利的垄断所产生的社会成本；二是围绕发明可能导致意外发明(Serendipity)，有利于技术进步。创造性的降低使围绕发明的成本随之降低，从而促进围绕发明。



专利丛林的出现使美国专利的结构和布局发生变化，趋向于日本的“数量多而范围小”的密集结构。这样的结构有利有弊，但在某些领域，比如微电子半导体领域，被认为是弊大于利:

第一、破坏了专利制度的成本收益平衡。专利制度的目的是通过赋予专利权人一定时期的垄断权利，达到促进新技术的研究、开发和公开的目的，这种暂时的垄断产生的社会成本就是专利制度的成本。如果创造水平低的发明被授予专利权，就会使专利制度的社会成本过高，降低专利法的制度收益。

第二、提高了专利市场的交易成本。由于专利数量多，产品开发商可能需要取得多个专利授权才能生产出投放市场的最终产品，这就需要取得许多专利权人的使用许可；即使不是为了取得许可，产品开发商为了不侵犯别人的专利权，也需要投入更多资源来检索、研究其他人的专利，否则会因过失侵犯他人专利权而被起诉，这都归结为交易成本的提高。



三、提高专利创造性的两种思路



随着专利的密集程度越来越高，美国专利界要求提高专利创造性的声音越来越强。就如何提高创造性，本文介绍以下两种标准。

1.“如其不然”标准，即一项技术方案如果没有获得专利保护的期望和前景，也能够在申请日的同时或者紧随申请日之后不久的时间内就被提出来并予以商业实施，那么对该技术就不值得授予专利权。这一标准美国最高法院早在1966年的Graham v. John Deere Co.案中已经提出来，2003年美国联邦贸易委员会在经过听证后发布关于平衡竞争与专利法及其政策的报告，建议严格适用非显而易见性标准，从经济学或竞争政策的角度，强调用“如其不然”的方法判断非显而易见性。但该报告同时指出，这一方法只能作为一种思路，很难在个案中施行。

2.不低于现有技术发明水平的标准。这种观点认为，判断一项发明是否具有非显而易见性，不应当从发明本身的角度看，而应当从其对应的现有技术的角度看。如果从现有技术拥有者的角度看，该发明不具有非显而易见性，则表明该发明水平低于现有技术的发明水平，不应授予专利权。这样，对应于不同的现有技术领域，将提出不同的非显而易见性水准。如果现有技术是开拓性发明，则对所申请发明进行审查时要求较高的创造性；如果现有技术是改进型发明，则对所申请发明进行审查时要求较低的非显而易见性标准。这样，开拓性发明会得到较宽的非显而易见性“缓冲带”，在该缓冲带内，他人会因不满足非显而易见性标准而不能获得专利权，故可获得较大的市场垄断权；而改进型发明则获得较窄的“缓冲带”。具体的判断方法是:先找出与所审查发明C最接近的现有技术B和次最接近的现有技术A，分别确定C与B之间的发明距离、B与A之间的发明距离。如果C与B之间的发明距离大于B与A之间的发明距离，则发明C具有非显而易见性；反之则无。（本文来源：专利创造性客观化问题研究；作者：和育东、方慧聪）