专利实质审查详述- 知产汇编 - 资政法律网
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专利实质审查详述

4.1 审查的文本

审查员首次审查所针对的文本通常是申请人按照专利法及其实施细则规定提交的原始申请文件或者应专利局初步审查部门要求补正后的文件。

申请人在提出实质审查请求时,或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内,对发明专利申请进行了主动修改的,无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围,均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。

申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的,应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。申请人在上述规定以外的时间对申请文件进行的主动修改,一般不予接受,其提交的经修改的申请文件,不应作为审查文本。审查员应当在审查意见通知书中告知此修改文本不作为审查文本的理由,并以之前的能够接受的文本作为审查文本。如果申请人进行的修改不符合专利法实施细则第五十一条第一款的规定,但审查员在阅读该经修改的文件后认为其消除了原申请文件存在的应当消除的缺陷,又符合专利法第三十三条的规定,且在该修改文本的基础上进行审查将有利于节约审查程序,则可以接受该经修改的申请文件作为审查文本。


4.2 阅读申请文件并理解发明

审查员在开始实质审查后,首先要仔细阅读申请文件,力求准确地理解发明。重点在于了解发明所要解决的技术问题,理解解决所述技术问题的技术方案,并且明确该技术方案的全部必要技术特征,特别是其中区别于背景技术的特征,还应了解该技术方案所能带来的技术效果。审查员在阅读和理解发明时,可以作必要的记录,便于进一步审查。


4.3 不必检索即可发出审查意见通知书的情况

专利申请的全部主题明显属于本部分第七章第10节情形的,审查员不必检索即可发出第一次审查意见通知书。

应当指出的是,如果申请中只有部分主题属于上述情形,而其他主题不属于上述情形,则应当对不属于上述情形的其他主题进行检索后再发出第一次审查意见通知书。


4.4 对缺乏单一性申请的处理

专利申请缺乏单一性的缺陷有时是明显的,有时要通过检索与审查后才能确定。缺乏单一性的缺陷既可能存在于相互并列的独立权利要求之间,也可能因所引用的独立权利要求不具备新颖性或创造性而存在于相互并列的从属权利要求之间,还可能存在于一项权利要求的多个并列技术方案之间。

对于缺乏单一性的申请,审查员可以采用下述之一的方法进行处理。

(1)先通知申请人修改

审查员在阅读申请文件时,立即能判断出申请的主题之间明显缺乏单一性的,可以暂缓进行检索(参见本部分第七章第9.2.1节(1)),先向申请人发出分案通知书,通知申请人在指定的两个月期限内对其申请进行修改。

(2)检索后再通知申请人修改

检索后才能确定申请的主题之间缺乏单一性的,审查员可以视情况决定是暂缓进一步检索和审查还是继续进一步检索和审查(参见本部分第七章第9.2.2节):

如果经检索和审查后认为第一独立权利要求或者其从属权利要求具有被授权的前景,而其他独立权利要求与该有授权前景的权利要求之间缺乏单一性,则审查员可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查,并且在第一次审查意见通知书中只针对第一独立权利要求或者其从属权利要求提出审查意见,同时要求申请人删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求,以克服申请缺乏单一性的缺陷。

如果经检索和审查后确认第一独立权利要求和其从属权利要求没有授权前景,而其他的独立权利要求之间缺乏单一性,审查员可以暂缓对其他独立权利要求的检索和审查,在第一次审查意见通知书中指出第一独立权利要求和其从属权利要求没有授权前景的同时,指出该专利申请缺乏单一性的缺陷;也可以继续检索和审查其他独立权利要求,尤其是当检索领域非常接近或者在很大程度上重叠时,并在第一次审查意见通知书中,同时指出单一性缺陷和其他缺陷(参见本部分第七章第9.2.2节(1) 或(2))。

如果申请人按照第一次审查意见通知书的要求,对申请进行了符合本章第5.2节规定的修改,且权利要求书已不存在缺乏单一性的缺陷,审查员应当对该权利要求书继续进行审查。

对于因独立权利要求不具备新颖性或创造性而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性的情况,参照上述(1)或(2) 的方式处理。

应当注意的是,有时申请的主题之间虽然缺乏单一性,特别是因独立权利要求不具备新颖性或创造性而导致其相互并列的从属权利要求之间缺乏单一性,但是它们所对应的检索领域非常接近,或者在很大程度上是重叠的,在这种情况下,审查员最好一并检索和审查这些权利要求,在审查意见通知书中指出这些权利要求不符合专利法及其实施细则的其他规定的缺陷,同时指出申请缺乏单一性的缺陷,以利于节约审查程序(参见本部分第七章第9.2.1节(2))。

无论申请属于上述第(1)、(2) 项中的哪一种情形,申请人都应当在指定的期限内,对其申请进行修改,例如对权利要求书进行限制,以克服单一性缺陷。申请人期满不答复的,该申请被视为撤回。

申请人在答复中对审查员关于申请缺乏单一性的论点提出了反对意见,审查员认为反对意见成立,或者申请人修改了权利要求书并克服了单一性缺陷的,申请的审查程序应当继续进行;反对意见不成立,或者未消除单一性缺陷的,审查员可以根据专利法第三十八条的有关规定驳回该申请。


4.5 检 索

每一件发明专利申请在被授予专利权之前都应当进行检索。如何确定检索的技术领域及如何进行检索,参见本部分第七章的内容。


4.6 优先权的核实

4.6.1需要核实优先权的情况

审查员应当在检索后确定是否需要核实优先权。当检索得到的所有对比文件的公开日都早于申请人所要求的优先权日时,不必核实优先权。出现下列情形之一时,需要核实优先权:

(1)对比文件公开了与申请的主题相同或密切相关的内容,而且对比文件的公开日在申请日和所要求的优先权日之间,即该对比文件构成PX或PY类文件;

(2)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同,或者与部分主题相同,前者的申请日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后,即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件;

(3)任何单位或者个人在专利局的申请所公开的内容与申请的全部主题相同,或者与部分主题相同,前者所要求的优先权日在后者的申请日和所要求的优先权日之间,而前者的公布或公告日在后者的申请日或申请日之后,即任何单位或者个人在专利局的申请构成PE类文件。

对于第(3) 种情形,应当首先核实所审查的申请的优先权;当所审查的申请不能享有优先权时,还应当核实作为对比文件的任何单位或个人在专利局的申请的优先权。


4.6.2优先权核实的一般原则

一般来说,核实优先权是指核查申请人要求的优先权是否能依照专利法第二十九条的规定成立。为此,审查员应当在初步审查部门审查的基础上(参见本指南第一部分第一章第6.2节) 核实:

(1)作为要求优先权的基础的在先申请是否涉及与要求优先权的在后申请相同的主题;

(2)该在先申请是否是记载了同一主题的首次申请;

(3)在后申请的申请日是否在在先申请的申请日起十二个月内。

进行上述第(1) 项核实,即判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否清楚地记载在上述在先申请的文件(说明书和权利要求书,不包括摘要) 中。为此,审查员应当把在先申请作为一个整体进行分析研究,只要在先申请文件清楚地记载了在后申请权利要求所述的技术方案,就应当认定该在先申请与在后申请涉及相同的主题。审查员不得以在先申请的权利要求书中没有包含该技术方案为理由,而拒绝给予优先权。

所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要阐明了申请的权利要求所述的技术方案即可。但是,如果在先申请对上述技术方案中某一或者某些技术特征只作了笼统或者含糊的阐述,甚至仅仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或者这些技术特征的详细叙述,以致于所属技术领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出,则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础。

在某些情况下,应当对上述第(2) 项进行核实。例如,一件申请A以申请人的另一件在先申请B为基础要求优先权,在对申请A进行检索时审查员找到了该申请人的又一件在申请A的申请日和优先权日之间公布的专利申请文件或公告的专利文件C,文件C中已公开了申请A的主题,且文件C的申请日早于申请A的优先权日,即早于申请B的申请日,因此可以确定在先申请B并不是该申请人提出的记载了申请A的相同主题的首次申请,因此申请A不能要求以在先申请B的申请日为优先权日。


4.6.2.1部分优先权的核实

由于对在先申请中的发明作进一步的改进或者完善,申请人在其在后申请中,可能会增加在先申请中没有的技术方案。在这种情况下,审查员在核实优先权时,不能以在后申请增加内容为理由断定优先权要求不成立,而应当对在后申请中被在先申请清楚记载过的相同主题给予优先权,即给予部分优先权。具体地说,在在后申请中,其技术方案已在在先申请中清楚记载的权利要求可以享有优先权;而其技术方案未在在先申请中记载的权利要求则不能享有优先权,应当视为是在在后申请的申请日提出的。就整个申请而言,这种情况称为部分优先权,即该申请的部分主题享有优先权,也就是说部分权利要求所限定的技术方案享有优先权。


4.6.2.2多项优先权的核实

如果一件具有单一性的专利申请要求了多项优先权,审查员在核实优先权时,应当检查该申请的权利要求书中所反映的各种技术方案,是否分别在作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请中已有清楚的记载。此外,审查员还要核实所有的在先申请的申请日是否都在在后申请的优先权期限之内。满足上述两个条件的,在后申请的多项优先权成立,并且其记载上述各种技术方案的各项权利要求具有不同的优先权日。如果某些权利要求不满足上述条件,但其他权利要求满足上述条件,则不满足上述条件的那些权利要求的优先权不能成立,而满足上述条件的其他权利要求的优先权成立。

如果作为优先权基础的多件外国或者本国的专利申请,分别记载了不同的技术特征,而在后申请的权利要求是这些特征的组合,则多项优先权不能成立。


4.6.3优先权核实后的处理程序

经核实,申请的优先权不成立的,审查员应当在审查意见通知书中说明优先权不成立的理由,并以新确定的优先权日(在没有其他优先权时,以申请日) 为基础,进行后续审查。在该申请被授予专利权时,审查员应当在著录项目变更通知单中对其优先权作出变更。


4.7 全面审查

为节约程序,审查员通常应当在发出第一次审查意见通知书之前对专利申请进行全面审查,即审查申请是否符合专利法及其实施细则有关实质方面和形式方面的所有规定。

审查的重点是说明书和全部权利要求是否存在专利法实施细则第五十三条所列的情形。一般情况下,首先审查申请的主题是否属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形;是否符合专利法第二条第二款的规定;是否具有专利法第二十二条第四款所规定的实用性;说明书是否按照专利法第

二十六条第三款的要求充分公开了请求保护的主题。然后审查权利要求所限定的技术方案是否具备专利法第二十二条第二款和第三款规定的新颖性和创造性;权利要求书是否按照专利法第二十六条第四款的规定,以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围;独立权利要求是否表述了一个解决技术问题的完整的技术方案。在进行上述审查的过程中,还应当审查权利要求书是否存在缺乏单一性的缺陷;申请的修改是否符合专利法第三十三条及实施细则第五十一条的规定;分案申请是否符合专利法实施细则第四十三条第一款的规定;对于依赖遗传资源完成的发明创造,还需审查申请文件是否符合专利法第二十六条第五款的规定。

如果审查员有理由认为申请所涉及的发明是在中国完成,且向外国申请专利之前未报经专利局进行保密审查,应当审查申请是否符合专利法第二十条的规定。

申请不存在专利法实施细则第五十三条所列情形,或者虽然存在专利法实施细则第五十三条所列情形的实质性缺陷但经修改后仍有授权前景的,为节约程序,审查员应当一并审查其是否符合专利法及其实施细则的其他所有规定。

审查员在检索之后已经确切地理解了请求保护的主题及其对现有技术作出的贡献的,这一阶段的主要工作是根据检索结果对上述审查重点作出肯定或者否定的判断。


4.7.1审查权利要求书

根据专利法第二十六条第四款的规定,权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。根据专利法第五十九条第一款的规定,专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。因此,实质审查应当围绕权利要求书,特别是独立权利要求进行。

一般情况下,在确定申请的主题不属于专利法第五条、第二十五条规定的不授予专利权的情形,符合专利法第二条第二款的规定,具有专利法第二十二条第四款所规定的实用性,且说明书充分公开了请求保护的主题后,应当对权利要求书进行下述审查。

(1)按照本部分第三章和第四章的规定审查独立权利要求是否具备新颖性和创造性。

如果经审查认为独立权利要求不具备新颖性或创造性,则应当进一步审查从属权利要求是否具备新颖性和创造性。如果经审查认为全部独立权利要求和从属权利要求均不具备新颖性或创造性,则对权利要求书不必再继续进行审查。

如果经审查认为独立权利要求具备新颖性和创造性,或者虽然独立权利要求不具备新颖性或创造性,但是从属权利要求具备新颖性和创造性,则该申请有被授予专利权的前景,审查员应当遵循程序节约的原则,对权利要求书进行下述第(2)至第(7) 项的审查。

(2)审查权利要求书中的全部权利要求是否得到说明书(及其附图) 的支持,以及是否清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

(3)审查独立权利要求是否表述了一个针对发明所要解决的技术问题的完整的技术方案。判断独立权利要求的技术方案是否完整的关键,在于查看独立权利要求是否记载了解决上述技术问题的全部必要技术特征。

(4)审查从属权利要求是否符合专利法实施细则第二十条第三款及第二十二条的规定。

(5)审查一项发明是否只有一个独立权利要求,并且该独立权利要求写在同一发明的从属权利要求之前。

(6)审查权利要求书中的技术术语(科技术语) 是否符合专利法实施细则第三条第一款的规定,是否与说明书中使用的技术术语一致。

(7)如果检索出任何单位或个人在同一申请日向专利局提交的属于同样的发明创造的对比文件,应当注意避免对相同权利要求的重复授权。有关同样的发明创造的处理方式,适用本部分第三章第6节的规定。如果两件或两件以上的发明专利申请涉及同样的发明创造,则应当由同一审查员进行审查,原则上由最先提出转案要求的审查员审查。

需要说明的是,对于某些申请,由于存在例如权利要求不清楚等问题,而导致审查员无法先审查该申请权利要求的新颖性和创造性,则应当先就这些问题进行审查。同时审查员也可以根据对说明书的理解,就说明书中的技术方案给出有关新颖性或创造性的审查意见,供申请人参考。


4.7.2审查说明书和摘要

说明书(及其附图) 应当清楚、完整地公开发明,使所属技术领域的技术人员能够实现。同时,说明书作为权利要求书的依据,在确定专利权的保护范围时,用于解释权利要求的内容。

对于说明书(及其附图),审查员应当审查下列内容:

(1)说明书(及其附图) 是否清楚、完整地公开了发明,使所属技术领域的技术人员能够实现;说明书中记载的技术方案能否解决发明的技术问题并取得预期的有益效果(参见本部分第二章第2.1节);

(2)各权利要求的技术方案所表述的请求保护的范围能否在说明书中找到根据,且说明书中发明内容部分所述的技术方案与权利要求所限定的相应技术方案的表述是否一致;

(3)说明书是否包含专利法实施细则第十七条规定的相关内容,是否按照规定的方式和顺序撰写,并且用词规范、语句清楚(参见本部分第二章第2.2节)。

如果发明的性质使采用其他方式或者顺序撰写说明书能节约篇幅并有利于他人准确地理解发明,则根据专利法实施细则第十七条第二款的规定,这种撰写也是允许的。

专利申请包含一个或多个核苷酸或氨基酸序列的,应当审查说明书是否包括符合规定的序列表。

对于有附图的申请,应当审查附图是否符合专利法实施细则第十八条的规定(参见本部分第二章第2.3节)。

在不需要附图的申请中,其说明书可以不包括专利法实施细则第十七条第一款第(四) 项的内容。

另外,审查员还应当审查说明书中所用的科技术语是否规范;外国人名、地名和科技术语尚无标准中文译文的,是否注明了原文等。

审查员还应当重视对说明书摘要的审查。对于说明书摘要的审查,适用本部分第二章第2.4节的规定。

审查员按照本章第4.7.1节(1) 进行审查后,如果认为全部权利要求都不具备新颖性或创造性,则应当注意说明书中是否记载了与原独立权利要求属于同一个总的发明构思且具备新颖性和创造性的其他技术方案,以便确定申请属于本章第4.10.2.2节中所列的第(3) 种情形还是第(4) 种情形。


4.7.3审查其他申请文件

对于依赖遗传资源完成的发明创造,审查员还应当审查申请人是否提交了专利局制定的遗传资源来源披露登记表,该遗传资源来源披露登记表中是否说明了该遗传资源的直接来源和原始来源;对于未说明原始来源的,是否说明了理由。


4.8 不全面审查的情况

对于一件发明专利申请,通常应当按照本章第4.7节的要求进行全面审查,以节约程序。

但是,申请文件存在严重不符合专利法及其实施细则规定的缺陷的,即存在专利法实施细则第五十三条所列情形的缺陷,并且该申请不可能被授予专利权的,审查员可以对该申请不作全面审查,在审查意见通知书中仅指出对审查结论起主导作用的实质缺陷即可,此时指出其次要的缺陷和/或形式方面的缺陷是没有实际意义的。


4.9 对公众意见的处理

任何人对不符合专利法规定的发明专利申请向专利局提出的意见,应当存入该申请文档中供审查员在实质审查时考虑。如果公众的意见是在审查员发出授予专利权的通知之后收到的,就不必考虑。专利局对公众意见的处理情况,不必通知提出意见的公众。


4.10 第一次审查意见通知书

4.10.1总的要求

审查员对申请进行实质审查后,通常以审查意见通知书的形式,将审查的意见和倾向性结论通知申请人。

在审查意见通知书正文中,审查员必须根据专利法及其实施细则具体阐述审查的意见。审查的意见应当明确、具体,使申请人能够清楚地了解其申请存在的问题。

在任何情况下,审查的意见都应当说明理由,明确结论,并引用专利法或专利法实施细则的相关条款,但不应当写入带有个人感情色彩的词语。为了使申请人尽快地作出符合要求的修改,必要时审查员可以提出修改的建议供申请人修改时参考。如果申请人接受审查员的建议,应当正式提交经过修改的文件,审查员在通知书中提出的修改建议不能作为进一步审查的文本。

为了加快审查程序,应当尽可能减少审查意见通知书的次数。因此,除该申请因存在严重实质性缺陷而无授权前景(例如本章第4.3节、第4.8节的情况) 或者审查员因申请缺乏单一性而暂缓继续审查之外,第一次审查意见通知书应当写明审查员对申请的实质方面和形式方面的全部意见。此外,在审查文本不符合专利法第三十三条规定的情况下,审查员也可以针对审查文本之外的其他文本提出审查意见,供申请人参考。


4.10.2组成部分和要求

第一次审查意见通知书应当包括标准表格和通知书正文。审查意见通知书中引用对比文件的,视情况,还应当包括对比文件的复制件。


4.10.2.1标准表格

审查员应当按照要求完整地填写标准表格中的各项内容,尤其要注意确认和填写审查依据的文本,该审查依据的文本应当是依据本章第4.1节的规定确认的审查文本,在审查意见通知书正文中对其提出参考性的审查意见的文本不在该表格中填写。申请人有两个以上的,应当写明全部申请人或其代表人。

在标准表格的引用对比文件一项中,审查员应当按照下列要求填写。

(1)对比文件为专利文献(指专利说明书或者专利申请公开说明书) 的,应当按照“巴黎联盟专利局间情报检索国际合作委员会” (ICIREPAT) 的规定,写明国别代码、文献号和文献类别;此外,还应注明这些文献的公开日期;对于抵触申请还应注明其申请日。

例如:文献名称   公开日

CN1161293A         1997.10.8

US4243128A         1981.1.6

JP昭59-144825(A)  1984.8.20

(2)对比文件为期刊中的文章的,应当写明文章的名称、作者姓名、期刊名称、期刊卷号、相关内容的起止页数、出版日期等。

例如:“激光两坐标测量仪”,中国计量科学研究院激光两坐标测量仪研制小组,计量学报,第1卷第2期,第84~85页,1980年4月。

(3)对比文件为书籍的,应当写明书名、作者姓名、相关内容的起止页数,出版社名称及出版日期。

例如: “气体放电”,杨津基,第258~260页,科学出版社,1983年10月。


4.10.2.2审查意见通知书正文

根据申请的具体情况和检索结果,通知书正文可以按照如下几种方式撰写。

(1)申请属于本章第4.3节所述的不必检索即可发出审查意见通知书的情形的,通知书正文只需指出主要问题并说明理由,而不必指出任何其他缺陷,最后指出因申请属于专利法实施细则第五十三条所列的某种驳回情形,将根据专利法第三十八条驳回申请。

(2)申请虽然可以被授予专利权,但还存在某些不重要的缺陷的,为了加快审查程序,审查员可以在通知书中提出具体的修改建议,或者直接在作为通知书附件的申请文件复制件上进行建议性修改,并在通知书正文中说明建议的理由,然后指出,如果申请人同意审查员建议的修改,应当正式提交修改的文件或者替换页。

(3)申请虽然可以被授予专利权,但还存在较严重的缺陷,而且这些缺陷既涉及权利要求书,又涉及说明书的,通知书正文应当按照审查意见的重要性的顺序来撰写。通常,首先阐述对独立权利要求的审查意见;其次是对从属权利要求的审查意见;再次是对说明书(及其附图) 和说明书摘要的审查意见。对说明书的审查意见,可以按照专利法实施细则第十七条规定的顺序加以陈述。

独立权利要求必须进行修改的,通常应当要求申请人对说明书的有关部分作相应的修改。此外,如果审查员检索到比申请人在说明书中引证的对比文件更相关的对比文件,则在通知书正文中,应当要求申请人对说明书背景技术部分和其他相关部分作相应的修改。

对于改进型发明,审查员如果检索到一份与发明最接近的对比文件,使原先用作独立权利要求划界所依据的对比文件显然不适合,则应当要求申请人对独立权利要求重新划界。在这种情况下,通知书正文还应当详细说明根据引用的这份对比文件如何划界,并要求申请人对说明书进行相应的修改,例如在说明书的背景技术部分对该对比文件公开的内容作客观的评述。

如果说明书中没有明确记载或者仅仅笼统地记载了发明所要解决的技术问题,但审查员通过阅读整个说明书的内容,能够理解出发明所要解决的技术问题,并据此进行了检索和实质审查,那么审查员应当在通知书正文一开始就明确指出其认定的发明所要解决的技术问题。

(4)申请由于不具备新颖性或创造性而不可能被授予专利权的,审查员在通知书正文中,必须对每项权利要求的新颖性或者创造性提出反对意见,首先对独立权利要求进行评述,然后对从属权利要求一一评述。但是,在权利要求较多或者反对意见的理由相同的情况下,也可以将从属权利要求分组加以评述;最后还应当指出说明书中也没有可以取得专利权的实质内容。

在此种情况下,审查员在通知书正文中不必指出次要的缺陷和形式方面的缺陷,也不必要求申请人作任何修改。

审查员在审查意见通知书中依据所引用的对比文件的某部分提出意见的,应当指出对比文件中相关的具体段落或者附图的图号及附图中零部件的标记。

如何根据专利法第二十二条有关新颖性和创造性的规定,对权利要求及说明书的内容提出审查意见并说明理由,请参见本部分第三章和第四章的有关内容。

审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的,如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议,审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

(5)申请属于本章第4.4节(1) 中所述的明显缺乏单一性的情形的,审查员可发出分案通知书,要求申请人修改申请文件,并明确告之待申请克服单一性缺陷后再进行审查;申请属于本章第4.4节(2) 中所述的情形的,审查员在审查意见通知书正文中阐述具体审查意见的同时,还应当指出申请包含的几项发明不符合专利法第三十一条第一款有关单一性的规定。审查员检索后发现独立权利要求不具备新颖性或创造性,从而导致发明专利申请缺乏单一性的,应当根据本章第4.4节的规定,决定是否继续审查。


4.10.2.3对比文件的复制件

审查意见通知书中引用的对比文件,应复制一份放入申请

案卷中。当引用的对比文件篇幅较长时,只需复制其中与审查意见通知书正文相关的部分。此外,对比文件的复制件上应当有清楚的标记,表明其来源及公开日,尤其是对比文件引自期刊或者书籍的,更需要包含上述标记。


4.10.3答复期限

在审查意见通知书中,审查员应当指定答复期限。该期限由审查员考虑与申请有关的因素后确定。这些因素包括:审查意见的数量和性质;申请可能进行修改的工作量和复杂程度等。答复第一次审查意见通知书的期限为四个月。


4.10.4签 署

审查意见通知书应当由负责审查的审查员盖章。如果审查意见通知书是由实习审查员起草的,应当由实习审查员和负责指导其审查的审查员共同盖章。


4.11 继续审查

在申请人答复第一次审查意见通知书之后,审查员应当对申请继续进行审查,考虑申请人陈述的意见和/或对申请文件作出的修改。审查员应当在审查程序的各阶段,使用相同的审查标准。

在继续审查前,审查员应当核实答复文件中的申请号、申请人、专利代理机构及代理人、发明名称等事项,以避免差错。

如果审查员在撰写第一次审查意见通知书之前,已对申请进行了全面审查,则在继续审查阶段应当把注意力集中在申请人对通知书正文中提出的各审查意见的反应上,特别应当注意申请人针对全部或者部分审查意见进行争辩时所陈述的理由和提交的证据。如果申请人同时提交了经修改的说明书和/或权利要求书,审查员首先应当按照专利法第三十三条和专利法实施细则第五十一条第三款的规定,分别审查修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围以及修改是否按照审查意见通知书要求进行(参见本章第5.2节);如果修改符合上述规定,再进一步审查经过修改的申请是否克服了审查意见通知书中所指出的缺陷,是否出现了新的不符合专利法及其实施细则有关规定的缺陷,尤其是审查新修改的独立权利要求是否符合专利法第二十二条的规定,从而确定该经修改的申请是否可以被授予专利权。


4.11.1对申请继续审查后的处理

审查员继续审查申请后,视不同情况,可对申请作如下不同的处理。

(1)申请人根据审查员的意见,对申请作了修改,消除了可能导致被驳回的缺陷,使修改后的申请有可能被授予专利权的,如果申请仍存在某些缺陷,则审查员应当再次通知申请人消除这些缺陷,必要时,还可以通过与申请人会晤的方式(参见本章第4.12节) 来加速审查;对个别的问题,如有可能,审查员可以用本章第4.13节所述的方式通过电话与申请人讨论;但是,除审查员对明显错误进行依职权修改(参见本章第5.2.4.2和第6.2.2节) 的情况外,不论采用什么方式提出修改意见,都必须以申请人正式提交的书面修改文件为依据。

(2)申请经申请人陈述意见或者进行修改后,仍然存在原审查意见通知书中指出过的、属于专利法实施细则第五十三条规定情形的缺陷的,在符合听证原则的前提下,审查员可以作出驳回申请的决定。

(3)申请经过修改或者申请人陈述意见后已经符合专利法及其实施细则的规定的,审查员应当发出授予发明专利权通知书。


4.11.2补充检索

在继续审查(包括复审后的审查) 中,必要时,审查员应当进行补充检索。例如,在阅读申请人的答复之后,审查员意识到,原先对发明的理解不够准确,从而影响了检索的全面性;或者由于申请人对申请文件进行了修改,需要进一步的检索;或者由于在首次检索时检索到了本部分第七章第4.2节(2) 中所述的有可能构成抵触申请的指定中国的国际申请文件(参见本部分第七章第11节),而需要通过补充检索确定其是否进入了中国国家阶段,并作出了中文公布。


4.11.3再次审查意见通知书

4.11.3.1再次发出审查意见通知书的情况

出现下列情况之一时,审查员应当再次发出审查意见通知书:

(1)审查员发现与申请的主题更加相关的对比文件,需要对权利要求进行重新评价;

(2)在前一阶段的审查中,审查员未对某项或某几项权利要求提出审查意见,经继续审查后,发现其中有不符合专利法及其实施细则规定的情况;

(3)经申请人陈述意见和/或进行修改之后,审查员认为有必要提出新的审查意见;

(4)修改后的申请有可能被授予专利权,但仍存在不符合专利法及其实施细则规定的缺陷,这些缺陷可能是修改后出现的新缺陷、审查员新发现的缺陷以及已经通知过申请人但仍未完全消除的缺陷;

(5)审查员拟驳回申请,但在此前的审查意见通知书中未向申请人明确指出驳回所依据的事实、理由或证据。


4.11.3.2再次审查意见通知书的内容及要求

第一次审查意见通知书的撰写方式及要求同样适合于再次审查意见通知书。

申请人在答复审查意见通知书时提交了修改文本的,审查员应当针对修改文本提出审查意见,指出新修改的权利要求书和说明书中存在的问题。

申请人在答复时仅陈述意见而未对申请文件作修改的,审查员通常可以在再次审查意见通知书正文中,坚持先前阐述过的意见;但是如果申请人提出了充分的理由,或者出现本章第4.11.3.1节中所述的某些情形时,审查员应当考虑新的审查意见。

审查员在再次审查意见通知书中,应当对申请人提交的意见陈述书中的争辩意见进行必要的评述。

为了加快审查程序,再次审查意见通知书应当将对申请审查的结论明确告知申请人。再次审查意见通知书指定的答复期限为两个月。


4.12 会 晤

在某些情况下, 例如本章第4.11.1节(1) 中所述的情况,审查员可以约请申请人会晤,以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤,此时,审查员只要认为通过会晤能达到有益的目的,就应当同意申请人提出的会晤要求;反之,审查员可以拒绝会晤要求。


4.12.1举行会晤的条件

举行会晤的条件是:

(1)审查员已发出第一次审查意见通知书;并且

(2)申请人在答复审查意见通知书的同时或者之后提出了会晤要求,或者审查员根据案情的需要向申请人发出了约请。

不管是审查员约请的,还是申请人要求的会晤,都应当预先约定。可采用会晤通知书或通过电话来约定,会晤通知书的副本和约定会晤的电话记录应当存放在申请案卷中。在会晤通知书或约定会晤的电话记录中,应当写明经审查员确认的会晤内容、时间和地点。如果审查员或者申请人准备在会晤中提出新的文件,应当事先提交给对方。

会晤日期确定后一般不得变动;必须变动时,应当提前通知对方。申请人无正当理由不参加会晤的,审查员可以不再安排会晤,而通过书面方式继续审查。


4.12.2会晤地点和参加人

会晤应当在专利局指定的地点进行,审查员不得在其他地点同申请人就有关申请的问题进行会晤。

会晤由负责审查该申请的审查员主持。必要时,可以邀请有经验的其他审查员协助。实习审查员主持的会晤,应当有负责指导的审查员参加。

申请人委托了专利代理机构的,会晤必须有代理人参加。参加会晤的代理人应当出示代理人执业证。申请人更换代理人的,应当办理著录项目变更手续,并在著录项目变更手续合格后由变更后的代理人参加会晤。在委托代理机构的情况下,申请人可以与代理人一起参加会晤。

申请人没有委托专利代理机构的,申请人应当参加会晤;申请人是单位的,由该单位指定的人员参加,该参加会晤的人员应当出示证明其身份的证件和单位出具的介绍信。

上述规定也适用于共同申请人。除非另有声明或者委托了代理机构,共有专利申请的单位或者个人都应当参加会晤。

必要时,发明人受申请人的指定或委托,可以同代理人一起参加会晤,或者在申请人未委托代理机构的情况下受申请人的委托代表申请人参加会晤。

参加会晤的申请人或代理人等的总数,一般不得超过两名;两个以上单位或者个人共有一项专利申请,又未委托代理机构的,可以按共同申请的单位或个人的数目确定参加会晤的人数。


4.12.3会晤记录

会晤结束后,审查员应当填写会晤记录。会晤记录采用专利局统一制定的标准表格,一式两份,经审查员和参加会晤的申请人(或者代理人) 签字或盖章后,一份交申请人,一份留在申请案卷中。

通常,在会晤记录中应当写明讨论的问题、结论或者同意修改的内容。如果会晤时讨论的问题很多,例如涉及有关新颖性、创造性、修改是否引入了新的内容等诸方面的问题,审查员应当详尽记录讨论的情况和取得一致的意见。

会晤记录不能代替申请人的正式书面答复或者修改。即使在会晤中,双方就如何修改申请达成了一致的意见,申请人也必须重新提交正式的修改文件,审查员不能代为修改。

如果在会晤中,对申请文件的修改没有取得一致意见,审查工作将通过书面方式继续进行。

会晤后,需要申请人重新提交修改文件或者作出书面意见陈述的,如果对原定答复期限的监视还继续存在,则该答复期限可以不因会晤而改变,或者视情况延长一个月;如果对原定答复期限的监视已不再存在,则审查员应当在会晤记录中另行指定提交修改文件或意见陈述书的期限。此提交的修改文件或意见陈述书视为对审查意见通知书的答复,申请人未按期答复的,该申请将被视为撤回。

如果会晤时,申请人提出了新的文件,而会晤前审查员没有收到这些文件,审查员可以决定中止会晤。


4.13 电话讨论

审查员可以与申请人就申请文件中存在的问题进行电话讨论,但电话讨论仅适用于解决次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题。审查员应当记录电话讨论的内容,并将其存入申请案卷。对于电话讨论中审查员同意的修改内容,通常申请人应当正式提交经过该修改的书面文件,审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。

如果审查员在电话讨论中同意的修改内容属于本章第5.2.4.2节和第6.2.2节所述的情况,则审查员可以对这些明显错误依职权进行修改。


4.14 取证和现场调查

一般说来,在实质审查程序中审查员不必要求申请人提供证据,因为审查员的主要职责是向申请人指出申请不符合专利法及其实施细则规定的问题。如果申请人不同意审查员的意见,那么,由申请人决定是否提供证据来支持其主张。如果申请人决定提供证据,审查员应当给予申请人一个适当的机会,使其能提供任何可能有关的证据,除非审查员确信提供证据也达不到有益的目的。

申请人提供的证据可以是书面文件或者实物模型。例如,申请人提供有关发明的技术优点方面的资料,以证明其申请具有创造性;又如,申请人提供实物模型进行演示,以证明其申请具有实用性等。

如果某些申请中的问题,需要审查员到现场调查方能得到解决,则应当由申请人提出要求,经负责审查该申请的实质审查部的部长批准后,审查员方可去现场调查。调查所需的费用由专利局承担。

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