美国反淡化法的制定与实施和驰名商标保护

反淡化法的制定和实施为驰名商标特别保护提供了法律依据。但对于它的立法精神,以及具体规定的理解和执行仍存在一些模糊不清的地方。这些问题有的已经通过一年来的司法审判得以解决,有些则需要从理论和实践两方面做进一步探讨。



1、玷污

反淡化法简要描述的第一个未明了的问题是,该法是否适用于玷污商标的行为。国会议员卡洛斯·蒙瑞汉德向国会法律委员会提交的关于联邦反淡化法议案的说明报告中指出,该法律提案试图保护驰名商标,防止它的特有识别性受到冲淡、玷污或者贬低。即使淡化使用的效果并无混淆的可能性。然而“, 淡化”一词在法律中的定义为“: 削弱、减少驰名商标对其商品或服务的识别性能力”。它看起来只是涉及到冲淡而未包括玷污。



这个问题似乎在反淡化法所面临的第一个案件,即哈斯洛公司诉因特网娱乐公司一案中已经得到了答案。当一个商标被他人用来与某些商品或服务联系起来使用,而有可能损害该商标信誉的时候,便可发生所谓“玷污”现象。哈斯洛案是个明显的玷污案例。一个著名的儿童玩具的商标被用于英特网上含有色情内容的网站名称。尽管法院从未特别提到该案是一个玷污的事例,但认定被告网站中的画面给哈斯洛公司造成了无可挽回的损害。因特网娱乐公司案件一目了然的性质对于玷污行为的认识是无可非议的。



在另一个案件中“, 玷污”则作为一个问题直接反映在原告的权利请求当中。而法院的判决却出人意料。此案中,原告依据反淡化法起诉被告的理由是,由于被告以“天鹅绒小精灵”命名其所属的,设在德克萨斯州的一家夜总会,从而使原告“小精灵”商标的名称和肖像遭到玷污。原告指出“, 小精灵”名称被用于一个不加选择地过于暴露甚至色情的、庸俗的夜总会,这种做法本身就败坏了和玷污了“小精灵”的健康形象,以及原告所从事的产品和服务。被告对此作了辩解,夜总会的名称是模仿了一句口头禅。这种基于模仿而作是美国宪法第一条修正案所保护的表达方式。德克萨斯州南部地区联邦法院认定,此案中不存在玷污,并解释说,裸体画像和夜总会企图达到的目的是一种明显模仿和联系,而不是企图长期损害公众心目中的商标形象。



上述案件从不同方面表明,反淡化法所说的淡化行为包括了玷污。然而,一旦涉及到模仿性表达的时候,法院则谨慎从事,极力保护当事人一方的言论自由权,即使有损于商标权人的利益。在索斯博士案中法院驳回原告权利请求便足以证明宪法中规定的言论自由权占了主导地位。“索斯博士”商标的所有人请求责令禁止淡化行为,保护其在系列儿童图书上的著名商标。法院认为,尽管模仿给人带来不愉快,但是被告的使用是表达性的,它受到宪法第一条修正案的保护。无独有偶,在“小精灵”一案中,法院同样认为被告的酒吧名称“天鹅绒小精灵”是一种模仿,是受第一条宪法修正案保护的。这些案件中的法律意见早在联邦反淡化法制定以前就成为辩论的核心问题。现在清楚了,1988 年商标法修正案删除有关反淡化规定的真正原因是它触犯了宪法第一条修正案赋予的权利。在制定反淡化法的时候,这个问题再一次受到国会重视。因此,可以说宪法第一条修正案为淡化诉讼中的一方当事人保留了一个最有力的抗辩理由。



2、 什么是“驰名”?

在联邦反淡化法中提出了8 项非限制性的条件,用来决定一个商标是否为驰名商标。法院开始对这些条件适用的范围、方法并不清楚。在北美(North merica) 公司诉伊立利( Elilil2ly) 公司案中,法院没有对这些条件作任何考虑,就驳回了原告依据《兰哈姆法》以淡化为由的权利请求。该案中,法院之所以断定原告的商标不是著名的,因为它的胰岛素产品只占整个市场的10 %。在另一个案件中,即林琳诉B·F·窗口案中,也未涉及法定条件。该案中,法院认定原告的注册商标“世界上最好的表演”由于在全美范围内连续使用达125 年之久而为著名商标。但是尽管原告林琳扫除了《兰哈姆法》设置的“商标必须驰名”这一障碍,法院仍以该商标是一个普通的叙述性用语为由,否决了原告提出的初步禁令的请求。



由法院对“驰名”的条件进行分析和解释的第一个案例是美国快递公司诉CFK 一案。联邦密执安东部地区法院引用法定条件并且适用于此案的判决之中,判定美国快递公司的商标“DON’T L EAVE HOME WITHOU T”是独特的驰名商标。对于法定条件的第一项,法院指出,尽管短语“DON’T L EAVE HOME WITHOU T”缺乏固有显著性,但美国快递公司已经连续、重复地使用该商标达20 年以上。从而使这个短语通过使用获得了显著性。法院注意到这样一个事实,美国快递公司自1974 年以来,将该商标与公司名称结合起来进行广告宣传,所花费用数以百万计。商标使用的地理区域在整个世界范围包括国内、国际的饭店、餐馆和零售业等服务场所以及它们的服务项目。关于商标的商品和服务的贸易渠道,法院认为,美国快递公司的专业领域是财政、与运送有关的行业,它通过广泛的渠道销售自己的产品和服务。关于商标被认可的程度,法院认为该商标在世界范围内有着广泛的认知度。



3、对普通商标的影响

这也是一个有待于探讨的问题。在商业中开发一个新商标时,如何确定它是否对另一个驰名商标产生了淡化影响? 当一个商标并不是象“爱娃”、“柯达”和美国快递公司的商标那么有名气的情况下,判断起来是一件困难的事情。显示这种困难的一个典型案例是一家杂货店诉一家专营店的案子。该案的原告从事贸易已有70 年以上的历史。9 年前,它注册了“We’ll Take Care of You”这一短语商标。本案的被告是一家专营家庭健康产品的新公司,它将自己的商店命名为“Take Good Care”。新泽西州地区法院认为,原告使用短语商标仅有9 年时间。并且只是将它与商店的名称结合在一起使用。故它的使用范围很有限。据此认定原告的标记不是著名的,因而无法依据新的联邦法律予以保护。尽管法院作出了有利于被告的判决,但另一法院是否能在相同的条件下作出相同的判决,值得怀疑。因此,除非商标确定无疑地著名或驰名,不同法院对驰名商标的判定就可能是大相径庭的。



4、 国际互联网络

国际互联网络, 这个在美国和全球范围内迅速发展的通讯工具,对商标权人来说已经引来了越来越多的问题。通常情况下,商标所有人希望用自己的商标作为网络中的域名。然而,当其他人而不是商标权人把商标作为域名的时候,问题便产生了。反淡化法的保护能否在这一领域内适用,在法律通过之时并不清楚。从那时起,就开始了有关它的案例讨论。



在哈斯洛公司诉因特网娱乐公司案中,法院责令被告停止直接或间接地使用“Candyland.com”或者其他相近名称作为网络地址。从而维护原告CANDY LAND 商标的形像。另外一个案件中,被告抢注了一个网络地址,被认为违背了反淡化法。此案的原告拥有“Act Media”注册商标。自1972 年起,原告就连续使用这个商标进行广告宣传和销售服务。当原告打算将这一商标作为自己的网络域名时,却发现被告已经抢先一步了。法院认定被告的抢注行为违背了《兰哈姆法》第43 条,指出被告的这一行为有可能导致原告和被告之间经营活动的范围和市场发生混淆。然而,案件的结果却令人尴尬,法院建议原告认可被告已实施的行为。这无疑表明了法院处理域名抢注行为时的无能为力。



1996 年11 月,又发生了两起涉及国际互联网络的案子。两案的被告为同一人,但在不同的地区法院被指控。在巴拉文( Panavision) 诉道蓬( Toeppen) 一案里,被告未经授权而将属于原告的商标注册为网络域名“Pnavision. com”。事实上,当原告通知被告他打算将自己的“Panavision”商标作为网络域名的时候,被告提出,如果原告要求他停止使用“Panavision”商标,须向他支付13000 美金。原告拒绝付钱。于是,被告又将原告的另一个商标“Panaflex”也注册为域名“Panaflex. com”。加州中部地区联邦法院认为,被告的行为不同于淡化理论的两个方面,冲淡和玷污。但其行为却足以在网络上消除原告的商标对商品和服务的识别能力。法院进而判决:被告的行为阻止了原告将自己的商标使用在新的重要的商业媒体中,构成了法律规定意义上的商标淡化行为。另一方面,法院对该判决的态度十分谨慎,防止他人作扩大解释。法院指出,这个案件的结果并不是授予商标权人享有域名的优先权,也并非给予商标权人过度的权利。这个判决仅仅认为,拿一个驰名商标去注册域名,其目的是利用商标价值把域名转手卖给商标的所有人,进而从中获利。这种行为违背了联邦和州的反淡化法。



在因特马蒂克( Intermatic) 诉道蓬( Toeppen) 案中,伊利诺斯州北部地区联邦法院认为被告在他的网页中使用了原告的名称,触犯了反淡化法。法院判决,被告注册的“Intermatic.com”域名与原告的商标极其相似,该域名将显示在网络的每个网页上,故它的使用足以使原告的“Intermatic”商标受到淡化侵害。以上案例说明,反淡化法对于防止由国际互联网络而产生的商标淡化是一个有用的武器。



5、是否可以成为商标异议和商标撤销的理由

在克林顿总统签署反淡化法的时候,人们并不清楚这个法律是否为商标异议和撤销提供了理由。考察立法背景也难以寻得答案。然而,在Babson 诉Surge Souer 的案件中,美国专利商标局审判上诉委员会发表了他们的意见,认为反淡化法没有对商标异议和撤销提供法律依据。该委员会的意见或许是有关淡化问题上最有争议性的。



《兰哈姆法》第13 条规定:“任何人如认为列入主簿的一项商标注册可能损害其利益,在缴纳了规定的费用后,可以向专利商标局提出异议。”但是《, 兰哈姆法》第13 条没有具体列出异议的理由。一般地说,一方当事人提出异议申请所依据的是该法第2 条中“可能受到注册商标的损害”。至于淡化是否可以作为异议和撤销的一般理由,值得商榷。按照《兰哈姆法》第43条第3 款的规定,联邦注册商标可以获得完整的保护,得以对抗任何依据州反淡化法而提起的诉讼请求。此条的原文为:“如果一个人按照1881 年3 月3 日或者1905 年2 月20 日法令,或者经主簿主册进行了有效的商标登记,该注册人就可以此对抗任何人依照普通法或者州法对他的注册商标提起的,旨在阻止一项标记、标签或广告的显著性被淡化的诉讼。”因此,如果主簿注册可以抵制根据州法提起的诉讼,淡化就不得作为商标异议和商标撤销的理由。对商标权人来说就意味着,即使某一商标的注册可能造成对自己驰名商标的淡化效应,也无法通过商标异议和撤销注册的程序加以阻止。由于这个原因,专利商标局审判上诉委员会的意见是有争议的,它不可能成为这个问题上的最后定论。（本文来源：互联网）