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通过解说国内外商业成功的典型案例分析商业成功与专利保护的关系

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 能否取得商业成功是传统视角下判断相应商品是否具有创造性的辅助衡量标准之一,国内与其相关的法律规定比较简略,操作性不强。国外因当事人主张在其商业上获得的成功具备创造性的案例时有出现,而我国对其商业成功的发明或实用新型进行具备创造性证明的案例却几乎没有。

1 国外:重视商业成功因素
从发展历史来看,专利法意义上的“商业成功”最早由美国提出, 1944 年,美国就已经有因主张商业成功而获得最高法院对专利支持的案例。
(1)1973 年, 美国关税与专利上诉法院(CCPA) 受理了费尔顿案。该案是一个因为商业成功而认可其发明具备创造性的典型案例。
费尔顿发明了一种新式滴管,该新型滴管在1 年内售出1100 万支,取得了商业上的巨大成功。美国关税与专利上诉法院,认可了其发明具备创造性:从发明的技术内容来看,新式滴管的滴量比先前技术中的各种滴管都要准确并且滴速快,这意味着可以大大节省劳动成本;从用户的角度讲,用户购买这种滴管的意愿完全是出于其专利技术优点,而不是由于其他非专利技术特征方面的因素。
(2)1999 年9 月28 日,美国电子商务网站亚马逊(Amazon.com) 获得了一项专利,专利名称为“通过通讯网络处置购买指令的方法和系统”,这种被称为“一次点击订购”的专利技术允许在线用户仅通过一次点击便完成整个购买过程。当亚马逊发现另一家商务网站Barnesandnoble.com 也在采用相似的技术——“快速通道”时,其于同年10 月21 日向地区法院递交诉状请求。法庭判决对方承担侵犯专利权的责任,不仅从其专利的进步性和非显而易见性方面对本案进行了论证,还从该专利的实际价值方面提交了证明:其销售额因使用了“一次点击订购”技术而大为提高,且该专利被很多网站模仿。地区法院进行审理后,认定被控侵权人提交的现有技术均不足以证明上述专利不具备新颖性和创造性,同时,还在客观因素的一项认定中认定亚马逊公司的“一次点击订购”技术具有商业成功的特点,据此颁布了责令被控侵权人停止侵权行为的临时禁令。Barnesandnoble.com 随即向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提出上诉,2001 年2 月14 日,美国联邦巡回上诉法院根据针对专利权尤其是针对非显而易见性的根本质疑,认为临时禁令缺乏必要的前提,因此撤销了临时禁令,并将案件发回地区法院作进一步的审理。
上述案例(1)和案例(2),因其发明为其创造了商业成功而获得创造性判断认可,存在的共同点包括:申请人或专利权人主动举证,证明商业成功与该发明之间的关联;证据足以说明该发明在商业上获得了成功;所获得的商业成功利用了该发明本身具备的优点而产生。
对于案例(2),虽然最后美国联邦巡回上诉法院撤销了地区法院做出的临时禁令,但究其原因并不是商业成功不能作为判断创造性的辅助性标准,而是由于地区法院的判决对该专利的权利要求
的解释存在问题。但此案在地区法院的一审至少证明专利权人的商业成功的主张得到了法律认可。
2 国内:标准严格难获认可
相较于国外涉及商业成功的专利案例相对较多的数量和该类案例在创造性战场上获得的胜利,我国的该类案例总体数量较少,基于商业成功证明了发明或实用新型具备创造性的案例几乎没有,现实中,遇到的申请人或专利权人以商业上获得成功来支持发明或实用新型具备创造性的案例基本被否定。
2003 年3 月7 日,国家知识产权局专利复审委员会做出了宣告发明专利“ 按用户要求在电冰箱外表面装饰画面的方法”无效的第4880 号审查决定。该无效专利的被请求人不服上述审查决定,向一审法院提起诉讼。在起诉状中,被请求人提交了5 项证据来证明本专利获得了商业上的成功,具有创造性。证据1 :某公证书,内容为对请求人网站部分内容的下载过程的公证;证据2 :某公证书,内容为对某市会展中心展销的电冰箱进行拍照的过程的公证;证据3、证据4 分别是请求人的产品“自选冰箱”的宣传册和广告页;证据5 :2001 年1 月11 日《经济日报》发表的一篇采访专稿。然而,一审法院经过审理后认为,“商业上获得成功只是判断创造性的条件之一,在技术方案本身相对于对比文件不具有创造性的情况下,仅根据相关产品在商业上的成功并不能认定技术方案具备创造性”。被请求人不服一审判决,继续提起上诉。就商业成功的问题,二审法院在查明案件事实后认为,“商业成功只是评判创造性的一项参考因素,而非唯一依据,况且被请求人也未举证说明本发明取得了商业上的成功。”二审法院最终维持了一审判决和第4880 号无效决定。
对于该案例,一审、二审法院审理后都明确认定了该专利的技术方案相对于对比文件不具备创造性,即使该专利相对于对比文件具备创造性,被请求人提出的证据也不足以支持其声称的在商业上获得成功的主张。被请求人提交的证据1 至5只能证明请求人的产品“自选冰箱”被作为重点进行宣传,而作为重点推广的产品并不能说明该产品取得了商业上的成功,尽管新产品的销售额占到60%,但是新产品并不只包含“自选冰箱”,“自选冰箱”在新产品中所占比例也不清楚,并且虽然销售额的比例高有助于证明商业上成功,但是并不能简单地和商业成功画上等号;此外,受到宣传的“自选冰箱”这一产品是否采用了该专利方法尚未得到足够证明,也未能证明“自选冰箱”的高销售额是采用了该专利权利要求所限定的方法所导致。因此,证据1 至5 并不能证明该发明产品获得了专利法意义上的商业成功。可见,案例中的专利权人虽然主动举证提供商业成功的相关证据, 然而其并未提供在商业上获得成功的有效证据,最终仍然未被认可创造性。
3 不轻视辅助性标准 合理争取专利保护
随着国内经济的发展和全球一体化趋势,今后以商业成功争辩发明或实用新型具备创造性的国内外案例很可能会增多。
商业成功实际上可以看成为某一产品或方法创造性的外化的价值体现,对于其创造性的判断会产生积极影响。就专利申请人或专利权人而言,不应轻视商业成功作为创造性判断辅助性标准的作用。在其需要以此进行主动举证时,可以从“足以证明获得了商业上的成功”和“商业成功是由发明或实用新型本身的技术特征导致的”两方面出发,一是提供充分的证明“ 商业上成功”成立的证据材料,二是提供表明“商业成功”与“技
术特征”相关联的证据材料,即提供证据以表明该发明或实用新型具备专利法意义上的“商业成功”,从而合理争取专利保护权。(来源:浅析商业成功与专利保护的关系;作者:唐宇 耿苗 仇颖 曹斌宏 喻倩萍 王俊;单位:国家知识产权局专利局)