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我国企业作为优先权赴美申请专利未被认可的原因解析

分类:国际商标专利 | 发布:资政知识产权 | 发表时间:2014/11/7 | QQ咨询

 众所周知,巴黎公约第四条,即优先权原则,赋予了专利申请人这样一种权益:如果某个可享有国民待遇的人以一项发明首先在任何一个巴黎公约成员国中提出了专利申请,自该申请提出之日起的一年内,如果他在别的成员国也提出了同样的申请,则这些成员国都必须承认该申请在第一个国家递交的日期为本国申请日。同时,优先权原则作为巴黎公约的重要原则也被专利合作条约(PatentCooperation Treaty, 下文简称PCT)沿袭。根据PCT 第11 条第3 款的规定,除PCT 第64 条(4) 另有规定外,国际申请符合PCT第11 条(1)(i)-(iii) 列举的要求并已被给予国际申请日的,在每个指定国内自国际申请日起具有正规的国家申请的效力。

基于美国在全球的技术领先地位,发明家想必以拥有美国的专利证书为荣。当一位中国申请人的一份中国专利申请于2011 年1 月1 日以中文的形式在中国首先提交,然后于2012 年1 月1 日将一PCT 申请以英文的形式在中国国家知识产权局(SIPO) 提交,要求享有在先中国申请的优先权并指定美国。当申请人满心欢喜的以为能抢占美国市场时,却被告知,当该PCT 申请适用美国专利法第102 条(e) 款(下称102(e))的规定时,其构成现有技术的有效日期,只能是其在美国的申请日2012 年1 月1 日,而不能是优先权日2011 年1 月1 日。

作为优先权基础的在先申请不为美国所认可,不能作为现有技术对抗他人专利申请。这不禁让我们困惑,什么是美国专利制度中的现有技术?什么是美国专利申请的有效日期? 102(e) 这种特别的条款又是什么?让我们拨开层层迷雾,深入分析美国专利制度中这些不同寻常的规定,以期为我国企业赴美专利申请指点迷津。
1 美国专利法中现有技术与有效申请日的定义
对于绝大多数采取先申请制的国家而言,专利申请提交给专利审查机构的日期(即申请日)是决定其保护期限起始的日期,也就是说,判断构成一份专利申请有效的现有技术的日期,通常即为该专利申请的申请日。对于中国企业而言,最困难的问题在于,在美国,这个有效的申请日的判断,要复杂的多。美国专利制度中,是否有现有技术表明该发明在发明人的贡献之前已经是公知、公用或公开,对申请是否可以获得专利权是至关重要的。所谓的“贡献”,在美国,被定义为“发明”。因此,美国采取的是“先发明”制度。
一件发明,通常源于一个构思,在具有一个构思之后,发明人朝着把发明付诸实践的方向一直在不懈努力,形成构思的日期被视为该发明的发明日。也就是说,在美国,用来判断现有技术的时间截点,应该是发明日。因此,一份在申请的发明日和申请日之间公开的专利或专利申请,不能作为现有技术来否决发明获取专利权。但是,考虑到美国专利制度中的众多限制与宽限期,通常而言,发明日很难判断,此时,美国专利制度的先贤们给出了一个折衷的概念——有效申请日。有效申请日是美国专利制度中极为特殊,同时也是极为重要的日期。
现行的美国专利制度中有效申请日的定义,被记载于美国专利审查程序手册(下称MPEP) 706.02. Ⅵ。经研读上述规定可以得出,与其他国家不同,美国专利申请存在多种类型,不同情况下判断有效申请日的条件各不相同,且部分情况下,还需要进一步判断权利要求是否满足美国专利法第112 条的规定,使有效申请日的确定难上加难。简化有效申请日判断标准的呼声,也在近年来不断涌现。
2 102(e)中有效申请日的含义及判定标准
在美国,无论是判断美国专利法第102 条规定的新颖性,还是美国专利法第103 条规定的非显而易见性,选用现有技术涉及专利文献的,通常都以其有效申请日予以考量。但是,102(e) 是唯一的例外。在对美国专利制度中现有技术以及有效申请日的概念有了初步了解后,我们回过头看看最初提及的那个令人费解的102(e)。
美国专利法102(e() 现行的版本为2002 年修订的) 采用如下规定:
任何发明有权获得专利,除非该发明已记载于:
在该发明完成之前由他人在美国提交并根据美国专利法第122 条(b) 款公开的专利申请中,或者在该发明完成之前由他人在美国提交的专利申请而授权的专利中。
根据本款规定,依据第351 条(a)款规定提交的国际申请应当享有在美国提交了申请的效力,但是必须指定美国并根据PCT 第21 条(2)款以英语语言进行了公布。
显然,我们能够发现,一份专利申请或专利要成为102(e) 文献,必须同时满足以下几个条件:(1)他人提出;(2)该文献的美国有效申请日在他人发明日之前;(3)在美国提交,或者是具有同等效力的
PCT(指定美国且以英语语言公开)。
通过以上分析,我们可以发现,仅从字面来理解,在使用102(e) 时,我们比较的是现有技术的有效申请日与涉案申请的发明日。回顾前一部分的论述,我们能理解,当现有技术依据美国专利法第119条享有优先权时,其有效申请日早于实际申请日,通常理解该有效申请日可以追溯到优先权日。那么此时,为何还会出现本文开头所述的情况,即现有技术的有效申请日只以其美国实际申请日为准呢?这时,就不得不提为广大的美国专利工作者所熟知的“Hilmer 规则”。(来源:我国企业赴美申请专利疑难问题解析;作者:尹 力;单位:国家知识产权局专利局)


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