对发明专利审查意见答复的几点看法

发明专利在实质审查过程中，审查员基本上都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人，申请人需要在规定的时间内，根据审查意见通知书内容作出令人信服的意见陈述书，必要时还需要对原始申请文件进行修改。 



原始申请文件的修改以及意见陈述书的撰写一般必须具有足够的说服力，这样才能缩短专利的实质审查程序，争取早日授权，如何替申请人写出合理并且令人满意的意见陈述书，是专利代理人的一项基本功，下面根据自己答复审查意见的实践经验，总结几点对答复审查意见的看法。



从审查意见通知书对申请文件的总体倾向性意见来看，主要有三类：第一类为申请文件具有形式缺陷，即具有肯定性授权前景意见；第二类为申请文件具有不可克服的实质性缺陷，即否定性授权前景意见；第三类为介于前两者之间，申请文件具有实质性缺陷，但是该实质性缺陷可以通过合理修改原始申请文件来克服该实质性缺陷，即中立性的授权前景意见。



本文主要介绍如何答复第三类审查意见通知书，其中，重点介绍如何答复审查员在该类审查意见通知书中提出的申请文件存在新颖性和创造性缺陷问题，该类问题的答复一般分为以下几步。



第一， 修改内容的说明

该部分主要是针对“权利要求书替换页”的说明。重点针对新修改的独立权利要求进行说明，该部分的修改主要依据：专利实施细则第20条“权利要求书应当清楚、简要地表述请求保护的范围”和专利法第33条“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明……不得超出原说明书和权利要求记载的范围，……”的规定。 



第二，关于新颖性 

新颖性的判断原则为：单独对比原则，即逐篇比较对比文件和独立权利要求的技术方案的区别，从而说明该技术方案相对每一篇对比文件具有新颖性，举例说明：审查员在审查意见通知书中指出原独立权利要求相对对比文件1和对比文件2无新颖性，代理人在将原权利要求修改后要分别指出： 

1） 修改后的独立权利要求（新权利）相对于对比文件1具有新颖性（直接给出单独对比的结论）： 

对比文件1公开了一种技术方案，但没有公开独立权利要求中的A技术特征。 

2） 修改后的独立权利要求（新权利）相对于对比文件2具有新颖性（直接给出单独对比的结论）： 

对比文件2公开了一种的技术方案，但没有公开新权利要求1中的A技术特征和/或B技术特征。 

由于独立权利要求具有新颖性，故其从属权利要求也具有新颖性。 

在发明专利申请中申请文件只具有新颖性是不够的，必须具有创造性。 



第三，关于创造性 

创造性一般是审查员将几篇对比文件和公知常识等结合起来判断申请文件的技术方案是否具有创造性。因此一般常按照以下几步进行答复。 

1） 确定最接近现有技术； 

在审查意见通知书所提供的对比文件中，由于对比文件与本发明技术领域相同，要解决的技术问题相同（近），且公开的技术特征与新权利要求1公开的技术特征最接近，因此确定对比文件 为最接近现有技术。 

2） 与最接近现有技术对比，找出区别技术特征，以及该区别技术特征的引入解决了怎样的技术问题； 

修改后的独立权利要求1与最接近现有技术对比文件 1 相比，区别技术特征在于 。该区别技术特征的引入取得了 技术效果，从而解决了技术问题。 

3） 最接近的对比文件没有给出用该区别技术特征解决上述技术问题的技术启示，以及其他对比文件或者最接近的对比文件与其他对比文件或公知常识的结合也没有给出给出应用本发明的技术手段解决上述技术问题的任何技术启示； 

最接近的对比文件 1 没有给出用该区别技术特征解决上述技术问题的技术启示；对比文件 2 也没有给出给出应用本发明的技术手段解决上述技术问题的任何技术启示。 

因此，修改后的权利要求1是非显而易见的，具有突出的实质性特点。 

本发明通过技术方案，取得了 技术效果，具有显著的进步。 

综上所述，修改后的权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步，因此具有创造性，符合专利法第22条第3款的规定。 

在独立权利要求1具有创造性的情况下，其从属权利要求以及具有独立权利要求1的其他权利要求也具备创造性。 

以上仅是笔者对答复审查意见的一些心得体会，认识有限，还请各位多批评指正。（本文作者：李带娣）