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利用PPH2.0与PPH申请美国专利的不同之处

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在今年一月底时候,USPTO宣布与世界上的其他八个专利局,共同实施一项升级版的专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway, PPH)试行方案。这项试行方案称为PPH2.0,试行的期间为一年,参与的专利局除了USPTO之外,还有加拿大、日本、澳洲、芬兰、俄罗斯、西班牙、英国以及欧洲的专利局,以下称这些参与的专利局为参加局。



目前全世界的专利审查趋势,不论是在审查的标准上,还是在各审查单位的信息交流上,都是在朝调和一致的方向走。正如同美国专利商标局局长David Kappos 于2011年4月5日,在伦敦国际专利论坛所发表的演说"A Global Call for Harmonization"中所云:「我们今日在这里的对话,不仅让我们确认了创新的阻碍在哪里,它们也使得我们可以大声宣告共同建造一个全球化世界的IP架构」(the conversations we have here today will not only allow us to identify barriers that impede innovation, they will also empower us to annunciate a clarion call to collectively build an IP infrastructure for a globalized world)。趋势既然是这样,会出现了PPH2.0这样的新版,也就不足为奇了。



至于PPH2.0与PPH的不同处到底在哪里?可以提供申请人什么样的便利,或是能够如何加快时程呢?首先,PPH2.0打破了原本PPH架构之下僵硬的单向规则,即PPH2.0的请求可以建立在任何一个参加局所核准的专利范围上,而不必像传统的PPH请求只能建立在第一申请局(Office of First Filing, OFF)所核准的专利范围上,可以说是赋予了更多的弹性,使适用客体的范围更广。其次在提交的书件上,也作了简化。请参考下表一及表二:





表一 PPH2.0与PPH适用客体的比较

PPH 2.0的适用要件 PPH的适用要件 说明
试办时间内或正式施行日起 试办时间内或正式施行日起 PPH2.0已从2012年1月29日开始
至少一个专利范围,已经被PPH2.0的参加局认定为具可专利性 (allowable/patentable) 至少一个专利范围,已经被PPH的第一申请局(Office of First Filing, OFF)认定为具可专利性 在PPH的架构之下,如果要对第二申请局(Office of Second Filing, OSF)提出PPH请求案,必需要等待第一申请局的正面审查结果出来。而在PPH2.0的架构下,只要任何一个参加局发出正面审查结果,就可以用来作为PPH2.0请求案的基础,该参加局并不需要是第一申请局。
美国参加PPH2.0的请求案必需是以下的一种:

I. 有效主张一个或多个PPH2.0参加局申请案的优先权

II. 本身是PPH2.0参加局申请案的国际优先权被主张案;

III. 与PPH2.0参加局申请案主张同一个优先权;

IV. PPH2.0参加局申请案与美国参加PPH2.0的请求案,衍生自同一PCT案,或者与同一PCT案相关,并且该PCT案并未主张任何的优先权。
美国参加PPH的请求案必需是以下的一种:

I. 有效主张一个或多个第一申请局申请案的优先权;

II. 有效主张一PCT案的优先权,并且该PCT案并未主张任何的优先权;

III. 必需是一PCT案的国家阶段申请案,且该PCT案并未主张任何优先权,主张一个第一申请局申请案的优先权,或是主张另一个PCT案的优先权(但该PCT案不可再主张任何优先权);

IV. 必需是一PCT案经由By-Pass进入美国的申请案,且该PCT案并未主张任何优先权;主张一个第一申请局申请案的优先权,或是主张另一个PCT案的优先权(但该PCT案不可再主张任何优先权)。
 
下列案件必需被排除于美国PPH2.0请求案之外:

暂时案(Provisional)、再领证案(Reissue)、复审案(Reexamination)、设计专利(Design)、植物专利(Plant)、有秘密命令的申请案(Applications subject to secrecy order)。
下列案件必需被排除于美国PPH请求案之外:

暂时案(Provisional)、再领证案(Reissue)、复审案(Reexamination)、设计专利(Design)、植物专利(Plant)、有秘密命令的申请案(Applications subject to secrecy order)。
 
所有美国参加PPH2.0请求案的专利范围,必需「充分对应」至一个或多个已经被PPH2.0的参加局认定具可专利性的专利范围。「充分对应」的定义为:除去翻译以及专利范围格式的差别外,美国参加PPH2.0案的请求专利范围必需小于或等于被PPH2.0的参加局认定具可专利性的专利范围。 所有美国参加PPH请求案的专利范围,必需「充分对应」至一个或多个已经被第一申请局认定具可专利性的专利范围。「充分对应」的定义为:除去翻译以及专利范围格式的差别外,美国参加PPH案的请求专利范围必需相同或相似于被第一申请局认定具可专利性的专利范围。 1. 美国请求案(PPH或PPH2.0)的专利范围,是指原始或是修改过的专利范围。

2. 但是如果有任何限制,造成美国参加PPH2.0请求案的专利范围,比被PPH2.0的参加局认定具可专利性的专利范围小,则这些限制必需要被美国参加PPH2.0请求案的书面叙述所支持。
美国参加PPH2.0的请求案尚未开始实审 美国参加PPH的请求案尚未开始实审  



表二 PPH2.0与PPH提交项目的比较

书件项目 PPH 2.0 PPH
申请书 必需提交 必需提交
被认定具可专利性的专利范围 不必提交

不必提交被PPH2.0参加局所认定具可专利性的专利范围复本及英译。
必需提交

1. 被第一申请局所认定具可专利性的专利范围;

2. 如非英文,则需要提交英译及译者声明。
英文专利范围对照表 必需提交

(用以说明美国参加PPH2.0请求案的所有专利范围,如何对应至已经被PPH2.0参加局所认定具可专利性的专利范围)
必需提交

(用以说明美国参加PPH请求案的所有专利范围,如何对应至已经被第一申请局所认定具可专利性的专利范围)
OA复本 必需提交

只需提交PPH2.0参加局,针对PPH2.0参加局申请案,所发出核准审定书的前一份OA复本。可以使用机器翻译,并且不需译者声明。
必需提交

1. 第一申请局所发出的,可专利性相关的所有OA复本;

2. 如非英文,则需要提交英译及译者声明;

3.检索报告复本(若有) 。
不需提交

1. PPH2.0参加局申请案,核准审定书复本。

2. PPH2.0参加局申请案,非核准审定书前一份OA复本。

3. 检索报告复本。
IDS 必需提交

1. PPH2.0参加局的所有引证文献清单;

2. 引证文献若非美国专利或美国申请案的公开本,则需附该引证文献的复本。
必需提交

1. 所有第一申请局的引证文献清单;

2. 引证文献若非美国专利或美国申请案的公开本,则需附该引证文献的复本。
于获得参加资格后所有与可专利性相关的OA复本 必需提交

1. 于获得PPH2.0参加资格后,针对PPH2.0参加局申请案所寄发的与可专利性相关的所有OA复本;

2. 可以使用机器翻译,并且不需译者声明。
必需提交

1. 于获得PPH参加资格后,第一申请局再寄发的所有与可专利性相关的OA复本;

2. 如非英文,则需要提交英译及译者声明。



由以上的整理可知,PPH2.0相较于传统的PPH,不管是在审查时程,还是在提交文件的准备工作上,都提供申请人更大的便利。这种便利,落实在实际的专利申请流程上,将会更省时、省力及省金钱。(本文作者:叶仁友)




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