美国专利法中专利复审简介

美国专利法中申请复审有两类：

1． Ex parta – 相关法律条文是35U.SC §§301-307。

2． Inter partes – 相关法律条文是35U.SC §§311-318。

Ex parta 是1980年加入专利法，在1984及1994修改过。

（1） 任何人，专利拥有者， 侵权者，可能侵权者或任何第三方都可提出，官费US$2,520。复审申请人可以匿名形式进行。

（2） 要求复审理由， 必须提出当初专利审查中没有引用到的早先相关文件(Prior art), 限于专利或印刷发表刊物， 这些文件与专利核准范围有极大相关性。申请复审理由不包括下列理由: 如果是质疑是否是正确发明人，是否提出最好组成（Best mode）及是否在提出申请的一年前已经在市场上贩卖。

（3） 提出复审申请三个月后， USPTO 的Commissioner必须做出决定， 复审的理由是否充分重要(substantial question)。如是则会接受申请，复审进入下一阶度。如果决定不受理， 申请人没有申诉机会。

（4） 接受复审申请后，USPTO会通知专利拥有人这复审要求及原因, 专利拥有人至少有二个月时间可以根据新提出的早先相关文件提出答辩或修改专利项目， 在专利拥有人提答辩两个月内复审申请人可以针对其答辩或修改提出反驳意见， 而在ex parta复审过程中，复审申请人也只参与到这一步。

（5） 接下来， 专利复审的审查员会按一般专利审查方式来审核新的prior art与专利之间关系。

（6） 如果专利拥有人对复审结果不满意， 可以向USPTO专利上诉委员会提出上诉， 如对上诉委员会判决不满意， 可以再向联邦法院提出诉讼， 而复审申请人没有上诉权利。

（7） 复审结案后，Commissioner会颁发复审证书(certificate)给专利拥有人， 证书中会列出对这专利复审结果， 包括修改部分或维持原来。

在1992-1994年，美国专利局与日本专利局经过多年研商， 提出inter partes 复审的程序， 这在1999年通过的美国发明人保护法案中通过35U.SC §§311-318

（1） 只适用于在1998年11月29日以后申请的案例，并不包括1999年11月29日以后提出的继续(continuation)或部分继续申请案是个疑问。

（2） 任何人皆可提出这复审申请，官费US$8,800. 专利局局长在接到申请三个月内决定申请案是否提出新的重要与专利相关疑问(substantial new question of patentability)， 如不受理，退US$7,970。复审申请人不得以匿名形式进行。

（3） 与ex parta不同，inter partes复审申请人在复审过程中一直参与。对于专利拥有人所有答辩及修改，申请人在接到通知后， 一个月内提出对其响应。

（4） 对复审结果不满意， 专利拥有人及申请人都可向专利上诉委员会上诉， 但对上诉委员会的判决，只有专利拥有人可以向联邦法院上诉。

（5） 同一复审申请者对同一专利只能提一个inter partes申请案。

（6） 一进入复审过程，双方都不能撤回。

讨论

美国专利诉讼根据美国律师协会统计，律师费用平均一个案子需花上2百万美金，诉讼官司来挑战专利的范围及有效性成功率， 据统计数字， 大约33%， ex parta复审成功挑战专利平均成功概率是12%, 用inter partes复审挑战平均成功率是70%， 其中50%左右的重审专利， 全部项目(Claims)都被取消。难怪在目前申请inter partes复审案件中的70%申请案是正在专利被告或原告诉讼，被告或原告提出申请。

费用：根据美国律师协会调查，ex parta 一个案子客户平均花费是US$10,000, inter partes 到USPTO审查决定结果平均花费是US$55,000。如经过专利上诉委员会， 平均费用大约再加US$25,000， 如专利拥有者上诉到联邦法院， 费用是US$200,000, 平均inter partes 复审程序会耗时， 如牵涉到上诉委员会， 一个案子可能长达44个月才有结果。

挑战专利三种方法中，ex parta 复审花费是最便宜，平均成功率只有12% ,论效果以inter partes 效果最佳。推翻全部专利项目成功率高达50%, 再加上成功缩小或修改专利的概率， 两者加起来可达到70%， 其中最主要原因是在复审中。 inter partes 的申请人全程参与，对专利拥有者的任何答辩或修正都可提出其意见， 而在ex parta复审中，申请人只有一次参与机会， 这点加上USPTO在2005年设立一个复审委员会，有三位资深审查员组成， 对复审案件可以全权检讨，USPTO也组成复审中心， 由资深专利审查员组成， 复审案件由这些资深审查员承办， 使得复审权威及公正性增加不少。

结论

(1) 面临侵权指控时，双方可经由谈判达到授权，或上法庭争出是非，复审是个可以考虑的途径， 与诉讼比起来花费是较少。

(2) 专利拥有人也可要求复审，尤其发现一些早先相关文件， 由竞争者提出， 还不如自己提。

(3) 经过复审考虑过的早先相关文件， 一旦复审结束而专利项目有效， 复审申请人不得在日后法律诉讼中使用同样文件及同样理由来攻击这专利项目。

(4) 根据35U.S.C. 318及35U.S.C. 314(c)

专利拥有者及复审申请人如已经在进行相关专利侵权诉讼， 双方都可要求法官将诉讼暂停(stay), 等USPTO对复审有了结果后，再继续诉讼，这是否可以诉讼暂停的权力在于该案主审法官。