如何答复专利申请中的审查意见
资政知识产权
尊敬的审查员:
首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意见,申请人进行了认真研读,针对该审查意见所指出的问题,申请人对申请文件进行了修改并陈述意见如下:
一、修改说明(常用语段)
· 权利要求不具备新颖性
针对通知书中指出的原权利要求1不具备新颖性的缺陷,对原权利要求1进行了进一步限定,补充了使其具备新颖性和创造性的技术特征:……,该技术特征记载在原说明书第X段中,因此未超出原权利要求书和说明书记载的范围。
此外,在作上述修改的同时,在新修改的权利要求1中,将原权利要求1的全部技术特征写入到新权利要求1的前序部分,从而相对于对比文件1划清了前序部分和特征部分的界限。
· 权利要求不符合单一性
针对通知书中指出的原独立权利要求6与原权利要求1之间缺乏单一性的缺陷,在修改后的权利要求书中删除了原独立权利要求6,并将其改写成修改后的独立权利要求1的从属权利要求。修改后的权利要求书中仅有一项独立权利要求,而修改后的权利要求6包含修改后的权利独立权利要求1的全部技术特征,因而消除了缺乏单一性的缺陷。
此外,修改后的权利要求6的技术方案记载在原说明书第X段中,因此未超出原权利要求书和说明书记载的范围。
· 权利要求表述不清
针对通知书中指出的原权利要求2未清楚限定其保护范围的缺陷,将原权利要求2中的技术特征”……“修改为”……“。
· 权利要求出现错别字
原权利要求中出现的“XX”为错别字,修改为“YY”。
· 新增从属权利要求
增加了新的从属权利要求X~Y,修改的依据来自于说明书第X段。
· 修改未超范围的说明
以上修改均未超出原始说明书和权利要求书所记载的范围,符合专利法第三十三条的规定,具体内容参见修改后的权利要求书。
· 总结新的权利要求内容
新修改后的独立权利要求为:
1.本发明涉及……
二、修改后的权利要求书能够得到说明书的支持
申请人不同意审查员指出的原权利要求1和3得不到说明书支持的审查意见。
在判断权利要求是否得到说明书支持时,应当考虑说明书的全部内容,而不是仅限于具体实施方式部分的内容。本申请的说明书第X段明确记载了XXX,由此可知,本领域技术人员能够确定本申请的方法和设备适用于除……之外的其他XX。因此,修改后的权利要求书能够得到说明书的支持,符合专利法第二十六条第四款的规定。
三、关于新颖性
1、修改后的权利要求1~X具备新颖性
· 主权项新颖性的论述——单独对比原则
(1)修改后的权利要求1相对于对比文件1具备新颖性。对比文件1公开了XXX,包括XXX,但未公开“XXX”这一技术特征。可见,修改后的权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开的技术方案不同。因此,修改后的权利要求1具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。
(2)修改后的权利要求1相对于对比文件2具备新颖性。对比文件1公开了XXX,包括XXX,但未公开“XXX”这一技术特征。可见,修改后的权利要求1请求保护的技术方案与对比文件2公开的技术方案不同。因此,修改后的权利要求1具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。
· 从权项新颖性的论述
(3)权利要求2~X是独立权利要求1的从属权利要求,由于修改后的权利要求1具有新颖性,因而其从属权利要求2~X也具备新颖性。
2、修改后的权利要求6~Y具备新颖性
四、关于创造性
1、修改后的权利要求1具备创造性
· 主权项创造性的论述——三步法
· 确定现有技术
在审查意见通知书所提供的对比文件中,由于对比文件1与本发明技术领域相同,要解决的技术问题相近,且公开本申请中的技术特征最多,因此,确定对比文件1为最接近现有技术。
· 找出区别技术特征
与最接近现有技术对比文件1相比,修改后的独立权利要求1所述的技术方案与它之间的区别特征是XXX。
· 判断是否显而易见——单独对比
· 没有技术启示
本发明要解决的技术问题是XXX。由此可知,对比文件1并没有给出解决此技术问题的技术手段,也没有给出解决此问题的相关启示。
· 判断是否显而易见——组合对比
· 是否公知常识
修改后的权利要求1中的区别特征XXX既没有被对比文件2公开,也不是本领域的公知常识。因此,修改后的权利要求1请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的,具有突出的实质性特点。
· 是否被其他对比文件公开
修改后权利要求1中的区别特征XXX虽在对比文件2中披露,但其在对比文件2中所起的作用是XXX,与为解决本发明针对的技术问题XXX所起到的作用不同。
可见,对比文件2和公知常识没有给出将上述区别技术特征应用到最接近现有技术上以解决此本发明中要解决的XXX技术问题的启示。
· 总结观点
因此,修改后的权利要求1请求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是非显而易见的,具有突出的实质性特点。
综上所述,修改后的独立权利要求1相对于现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步,具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
2、修改后的权利要求2~X具备创造性
· 从属权利具备创造性的论述
在独立权利要求1具有创造性的情况下,权利要求2~X是对独立权利要求1进一步限定的从属权利要求,因而其从属权利要求2~X也具备创造性。
五、分案理由以及分案申请权利要求具备新颖性和创造性的说明
1、分案理由
· 符合单一性规定
修改后的权利要求请求保护的XXX方法与XXX设备属于同一发明构思,并且具有相应的特定技术特征,具体为XXX。符合《专利法》第31条第1款要求,因此,XXX方法和XXX设备之间具有单一性,可以合案申请。
· 不符合单一性规定
关于XXX的技术方案与XXX方法、XXX设备之间缺乏相同或相应的特定技术特征,不符合《专利法》第31条第1款要求,因此不能够以独立权利要求的方式出现在本申请中。如果针对XXX的技术方案撰写独立权利要求,则需要以分案方式提出。
2、关于分案申请中权利要求具备新颖性和创造性的说明
……
申请人相信修改后的申请文件已经完全克服了审查意见通知书中指出的问题,并克服了其他一些形式缺陷,符合专利法、专利法实施细则、审查指南的有关规定。请审查员在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述修改和陈述的内容,恳请审查员再给予一次修改文件或陈述意见的机会。
代理人:XXX,联系电话:XXXXX。
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