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湖州华通化轻NASCAR商标异议答辩书

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答辩人(被异议人):湖州华通化轻有限公司

异议人:全国赛车联合会

被异议商标:NASCAR



国家工商管理总局商标局:

答辩人湖州化通化轻有限公司经贵局初步审定并刊登于第1227期《商标公告》上的第7596577号第1类“NASCAR”商标被全国赛车联合会提出异议。答辩人现根据《中华人民共和国商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》的相关规定作出如下答辩,陈述事实理由如下:

答辩人对异议人的另外两份第2010异38720DS、2010异40933DS商标异议申请同时提出答辩。恳请贵局查清事实,撤销本异议,将申请商标予以核准注册。




第一,答辩人认为异议并非驰名商标的真正持有人,因此引证非驰名商标要求跨类保护于法无据。

根据异议人的材料,答辩人不否认“NASCAR”在赛事组织安排上的知名度,但是第41类“NASCAR”(注册号:983625)的权利人为全田赛车联合会,而非全国赛车联合会。因此,异议人以他人的驰名商标来提起异议,并要求已驰名商标的保护力度来保护其权利于法无据。(见证据材料1)



第二,答辩人认为基于驰名商标的个案认定、个案保护原则,即便第41类“NASCAR”商标(注册号:983625)为异议人所有,也无权阻止他人以相同名义在其他类别进行商标注册,否则是对尼斯分类的严重违背。

为了更有效利用公共资源,更便捷地管理注册商标,国际特别联盟组织制定了《商标注册用商品和服务国际分类表》(尼斯分类)。该分类一方面有效防止公共资源的浪费,另一方面也便捷了商标局对商标的管理。我国《商标法》第十四条表明对外国驰名予以跨类保护,但该跨类保护绝非无条件的跨类保护,也绝非全类保护。

异议人引证第41类“NASCAR”(注册号:983625)服务商标来请求保护第1、3、5类的商标权,并认为1、3、5类的商标注册会损害其权利于法无据。



第三,答辩人在1、3、5类所申请注册的商标与异议人所引证第41类“NASCAR”驰名商标(注册号:983625)不存在任何关联性,不会导致消费者误认,亦不会导致异议人权利受损。

根据商标《审理标准》类似商品,是指商品在功能、用途、主要原料、生产部门、销售渠道、销售场所、消费对象等方面相同或者相近。


(1)答辩人认为两者商品的功能、用途上截然不同。

答辩人所申请的商标(申请号:7596643;类别:第5类)主要产品为:杀虫剂;灭微生物剂;空气清新剂;净化剂;狗用驱虫剂;消毒棉;假牙粘胶剂;牙科光洁剂;消毒剂;维生素制剂。

异议人引证商标(注册号:983625)虽被认定为日本驰名商标,在中国享受跨类保护,但并非全类保护,鉴于两商标的主要产品截然不同,答辩人认为这并不符合驰名商标的跨类保护范围。

答辩人认为这两者间功能、用途有着较大的不同,无任何关联性与互补性,异议人引证41类商标提出异议于理不通。

(2)答辩人认为双方产品的原材料、成分不同。

答辩人的所申请的商标主要产品是消毒剂,消灭有害动物制剂,杀真菌剂,主要提供产品。

异议人引证商标其为42类,属于典型的服务商标,不存在所谓的原料与成分之说。两者区别迥然。

(3)答辩人认为两者的销售渠道截然不同。

答辩人主要依靠商场及商店销售产品。

异议人作为服务型企业,其销售渠道通过举办各种赛事来实现盈利,两者有着天壤之别。



第四,答辩人认为异议人的其他类别商标并无异议人宣传的极高的知名度,其所申请的第1、3、5类商标不会损害异议人其他类别的商标权利。

异议人全国赛车联合会在本案中引证多枚商标,包含第9、12、28、35、38、16、25类,这些商标并非驰名商标,均为普通商标,也不存在异议所宣传的高知名度,当然不享有驰名商标的特别保护。

答辩人认为商标局在审查时严格把握驰名商标的保护范围是完全正确的。将答辩人的商标审查通过并公告是合情合理的。



第五,答辩人申请“NASCAR”商标是在其申请“NASCA”失败情况下的无奈之举,并无异议人所说的主观恶意。

答辩人曾于2007年04月11日申请“NASCA”商标(注册号:5991611),由于该商标未能顺利通过国家商标局的实质审查并被驳回。后申请人又同样的名字“NASCA”在第5类上再次向国家商标局提出注册申请,注册号为7197273,通过商标局的审查、公告并颁发了注册证书。

2010年,随着企业规模的扩大,出于品牌统一化的考虑,答辩人决定将商标“NASCA”修改后重新申请。当时就是简单的想在“NASCA”后加上一个字母,在尝试了多个字母后,最后发现加上“R”的近似商标最少,于是“NASCAR”就产生了,答辩人将其作为新商标,提出申请。因此,该商标从构思到注册,从未想过去模仿抄袭异议人商标。(见证据材料2)



第六,答辩人作为化工行业的经营者,对异议人不甚了解,不存在恶意抄袭的可能性。

“隔行如隔山”一个化工领域的企业很难理解汽车赛事组织者的极高知名度,这正如一个喜欢体育运动的人知道NBA却未必了解电子竞技的WCG。

异议人在理由书中这样阐述“异议人有理由相信,对于一家生产、销售汽车用品的企业来说,对异议人驰名的‘NSACAR’商标必定有一定的认识……”。但是答辩人并非是异议人所说的“一家生产、销售汽车用品的企业”,而是生产、销售化工原料及产品的企业。对其在行业的知名度不甚了解,也不想了解,更不想模仿。

此外,值得一提的是,答辩人将商标“NASCAR”在巴拿马等多国均提出了商标注册申请,而且产品贴牌及对外宣传都一致标注“NASCAR”,由此可见答辩人绝对是希望自主创牌。(见证据材料3)



第七,被申请人申请该商标之后已经投入生产使用,并且在申请人的宣传下该商标已经产生了一定的知名度,并为企业带来经济效益。商标局如驳回该商标的申请将对该企业的运营产生较大的负面影响:一方面公司在该品牌上投入的时间、精力被浪费,另一方面也将丧失众多辛苦积累的客户,更加糟糕的是企业可能会因为该商标的驳回而承担违约或侵权责任。(证据材料4)



最后,答辩人认为根据异议须知,第2条 ……相关证据材料内容为外文的,应提供对应的中文翻译件。据此,答辩人对于异议人提交的外文材料不予质证。

答辩人根据异议人提交(中文)证据材料提出如下观点,供商标局在审查时予以参考。

证据一,经公证的异议人的宣誓词。

答辩人认为该公证并非由中国的公证机构出具,因此不享有中国公证的法律效力,希望商标局在审理本案时予以首肯。

同时,答辩人认为该公证仅证明该誓词由Karen B. Leetzow所宣,并不能证明该誓词中的信息内容正确或完整。除非,对方出具经国内公证机构公证的本誓词。

证据二,网页打印件。

1,该打印件未经任何机构公证或证明,其篡改可能性较大,在本案中缺乏有效性。

2,该打印件所列举的网站并非为答辩人所有,如对方认为该网站为答辩人所有,应出具其他证据证明该网站的所有者。

证据三,网络打印件。

1,该打印件未经任何机构公证或证明,其篡改可能性较大,在本案中缺乏有效性。

2,FALCON的英文翻译为“(打猎用的)猎鹰”,对这个名称申请注册并无不妥。答辩人认为国类申请鹰牌、虎牌的申请人不上万人也不下千人,因此,异议人将FALCON归属于福特公司着实牵强。

3,关于商标“VISTONY”,异议人并未出具中文证明材料,而是引用一堆英文资料,这不符合异议须知第2条,答辩人不予质证。此外,答辩人认为,异议人提交众多未经任何机构公证或证明的打印件,即便不是英文,与本案也缺乏有效性。



综合全文观点,答辩人认为其所申请的商标并不侵害异议人任何商标权利,亦不会导致消费者对产品或服务来源产生误认,因而并不违反《商标法》及其相关法律规定,属于应当予以公告注册的商标范围。

答辩人特恳请商标局充分考虑我方的答辩意见及本案事实作出公正裁决,撤销本异议,将申请商标予以核准注册。



此致

国家工商行政管理总局商标局





答辩人:湖州华通化轻有限公司

代理人:王嘉

代理公司:杭州五洲商标服务有限公司

2011年 5月10 日