欧洲第89/104号指令有关商标侵权的认定

(89/104/EEC)Article 5

Rights conferred by a trade mark

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:

(a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;

(b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.

2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.

以下由机器翻译，仅供参考：

《第89/104 号指令》第五条

商标所赋予的权利

1。注册商标的，应当授予独家权利的所有人其中。东主应有权阻止所有第三方他同意在贸易过程中使用：

（一）这是在有关商品商标或相同的任何迹象这是与该商标相同的服务注册;

（二）任何标志的地方，由于其身份与，或相似，贸易商标和标识所涵盖的商品或服务的相似性商标和标志，存在混淆的可能性，对部分，市民，其中包括签署和协会之间的可能性商标。

2。任何会员国也可提供，东主应有权没有他的同意，从使用的过程中，防止所有第三方贸易的任何标志，这是相同或类似，商标其中的不相似的商品或服务商标已注册，而后者在会员的声誉国家和地方使用该标志没有正当理由，采取不公平的优势，或者是不利的，鲜明的时代特色或声誉的贸易马克。

根据《第89/104 号指令》第5 条第1 款(b)，商标所有人有权禁止任何未经其许可的第三人，在商业活动中， 在相同的商品或服务上使用与其商标相同或者近似， 并可能产生混淆的标志。



《欧共体理事会第84/450 号指令》（“比较广告指令”） 的第三条a 款指出， 不具有误导性，不造成广告人与竞争者本身或是他们的商标之间混淆， 不损坏或贬低其他商标的价值， 未不正当利用其他商标的比较广告是可以被允许的。



英国的两家手机服务商之间就发生了这方面的纠纷。一家是O2 公司，拥有两个由气泡图案组成的英国国内商标，一家是Hutchison 3G 公司（简称H3G）。H3G 公司发起了一场广告战，在他们的广告中将其服务价格与O2 公司的相比较。其中，不仅出现了气泡图案， 使人联想起O2 公司的商标， 还附带一条H3G 公司的服务更便宜的信息。



英国上诉法院认为在这则广告中确实有价格比较，但就两家运营商所提供的电信服务而言，该广告不存在误导消费者其商业来源的可能。同时英国上诉法院请示欧洲法院是否可以根据《第89/104 号指令》第5 条第1 款(b) 做出商标侵权的裁定。



本着更好地保护商标和规范比较广告使用的目的， 欧洲法院指出只有在同时满足以下四种条件的情况下， 商标所有人才能禁止与其商标近似的标志的使用：（一） 该标志必须在商业活动中使用；（二） 必须在未经商标所有人同意的情况下使用；（三） 必须与其商标注册的商品或者服务相同或者近似；（四） 必须由于该标志可能导致部分公众产生混淆， 从而影响或可能影响商标的主要功能，即为消费者提供商品或服务来源的保证。



欧洲法院认为这则比较广告案满足了前面所提到的前三个条件。相较英国上诉法院的事实发现，即H3G 公司使用与O2 公司类似的气泡图案，并不能说明两个公司间存在任何形式的商业联系，欧洲法院最后认为O2 公司没有理由依其商标权来阻止H3G 公司在比较广告中使用气泡图案的权利。



广告人的目的在于， 通过与竞争者的产品或服务相比较，突出自身的优势，从而吸引消费者来达到推广自己产品或服务的目的，一般情况下，很少会出现混淆。那么，要通过《第89/104 号指令》第5 条第1 款(b)来认定商标侵权就很困难了。



唯一的应对或许是参照《第89/104 号指令》第5 条第2 款， 适用这款并不需要证明存在混淆的可能性， 只须证明在后商标的使用会对在先商标的声誉造成损害。这种损害， 可以以淡化、不正当竞争、或是玷污（tarnishment） 这三种形式的任何一种出现。如果能证明以上行为， 那么《第89/104 号指令》第5 条第2 款为有声誉的商标提供了宽泛的保护， 既可对抗注册于相同或近似商品和服务的在后商标， 也可对抗注册于不相似商品或服务的在后商标。（本文来源：互联网）