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发明如何答复审查意见

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2个月之前,我在上下班的地铁上用手机码了一个多星期的字,怒答了《如何写专利》,2个月以来有很多朋友私信我,有些是关于专利撰写的,有些是关于审查意见答复的,所以我打算把自己在审查意见答复过程中的浅薄经验和知识在此与大家分享。
是的,接下来一个星期的通勤地铁上,笔者又要苦逼地在手机上码字了。想想周围的人们都在拿手机看脑残剧或者玩游戏,而答主却蜷缩在地铁一号车厢的角落里在手机上打字分享经验知识,瞬间觉得自己的身影高大了。不废话了,以下干货:
假设我们的专利是一件发明专利。专利写好交上去之后会依次经历两种不同级别的审查,首先是初步审查,简称初审;之后是实质审查,简称实审。
初审就是形式审查,审查员在这一阶段会看一下申请文件是否齐备,形式上是否符合标准,费用是否缴纳。如果在初步审查中审查员发现存在申请文件不全或盖章、签名不符合规定等形式问题,专利局会发出补正通知书,由申请人进行补正,补正通知书的答复没有技术含量,而且如果申请递交之前认真核查一下申请文件,初审一般都能过的,上述补正通知书的答复我们就不在此讨论了。
初审过后就是实审了,很多自己申请发明的申请人都是卡在实审这一步了。实审的时候审查员会给你找几个对比文件,把你的权利要求拆成一句一句的,然后每一句都找出对比文件中的一句话或一段话来证明你的发明弱爆了之前都有。

审查员主要会用以下套路:
“人家这个公开了什么东西,相当于你这个”
“人家这个虽然没有直接公开你这个,但隐含公开了什么东西,还是相当于你这个”
“你这个是本领域技术人员的常规选择,是惯用技术手段,是公知常识”
“对比文件1公开了什么东西,对比文件2公开了什么东西,二者结合相当于你这个”。
没有答复经验的申请人看完审查意见通知书后基本都是一脸懵逼,常见的反应有两种:
第一种是觉得自己被审查员吊打了,自己申请的专利确实没有创造性,早就有一样的专利了,就不继续申请了;
第二种是觉得审查员懂个屁,完全没有get到自己的发明点,对比文件跟自己的方案完全是两码事,于是开始答复审查意见,说审查员说的不对,我的方案跟你想的不一样,跟对比文件也不一样,洋洋洒洒写了几页纸,结果过了俩月收到了驳回通知。
那么究竟如何答复审查意见才能说服审查员给自己的专利授权呢?把握好3个原则、1个秘笈和1个套路即可,简称为“1套1秘3原则”。
先说三原则:
原则1,开头结尾要客气。
你专利授权与否很大程度上是审查员说了算的,而审查员其实是要遵守驳回率指标的,现在国家规定每年获得授权的专利不能太多,所以审查员每年要保证一定的驳回率,达不到这个驳回率人家是要扣钱的,给你授权了审查员的业绩可能就受影响了,你说你是不是应该跟人家客气点?要是一上来就说,审查员你懂个屁,那就很尴尬了。所以开篇可以来一段:尊敬的审查员先生/女士:首先对审查员为本申请严格、细致的审查所付出的辛勤劳动表示衷心感谢!关于您对本申请发出的审查意见通知书,申请人已详细阅读过,并根据您的审查意见进行如下说明:结尾可以来一段:综上所述,本申请人认为权利要求书已经克服了审查意见中提及的各个问题,因此还请审查员在该申请文件的基础上作进一步审查,并在考虑以上陈述意见后授予本申请专利权。如果审查员认为该申请仍有不符合专利法及其实施细则规定之处,还请再次给予陈述意见/修改的机会,谢谢!跟人家开头结尾客气客气,不算过分。
原则2,面对审查员的错误要有底气。
审查员很多时候为了评述我们的专利不具备创造性,常常会牵强附会扭曲客观事实,其实他自己也清楚自己的观点有些站不住脚,不过很多申请人往往只看审查意见中审查员的一面之词,好一点的可能会看一下对比文件,但也很少把对比文件的方案充分全面地去理解,只看一下与自己的专利相关的部分,这种处理方式很容易被审查员的观点说服。所以我们拿到审查意见之后,先通读一遍,看审查员找了哪几篇对比文件,自己仔细看一下对比文件,之后重点研究审查员说的那些“相当于”是否真的“相当于”(如何具体判断之后来说),如果发现审查员在鬼扯,一定要重点强调,加黑加粗下划线地强调,语气可稍显强硬掷地有声,要让审查员真切地感受到他在这个地方没能唬住你,可以这么说:申请人无法认同审查员的以下观点:审查员认为……对此,申请人无法认同,理由如下: 
原则3,答复要有条理有层次。
对于每一个区别技术特征的争辩,主要有以下几个层次:
首先展开来说技术特征的不同,其次展开来说要解决的技术问题不同,
其次展开来说达到的技术效果不同,之后退一步讲即使认同审查员的某些观点二者仍不能相当于(本层次为高阶可选,往往能够起到致命一击的奇效),
最后展开说明本特征不为公知常识。
所谓1个秘笈,是指大大降低专利被驳回风险的秘笈。
想必这是申请人最关心的事情了,因为一旦收到驳回通知书,大部分申请人的信心就被彻底击垮了。其实我们完全能够在答复阶段大大降低专利被驳回的可能性,是不是听起来很牛。
《专利审查指南》明确规定了驳回条件:审查员在作出驳回决定之前,应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人,并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。
驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是,如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变,则审查员可以直接作出驳回决定。
如果申请人对申请文件进行了修改,即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,但只要驳回所针对的事实改变,就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的,如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷,则审查员可以直接作出驳回决定,无需再次发出审查意见通知书,以兼顾听证原则与程序节约原则。 
简单来说,就是只要我们每次在答复审查意见的同时,对权利要求进行了修改,审查员就很难驳回我们的申请,很多前辈指出我这里说的有问题,可能前辈们看得太快,没看清楚我的意思,所以特别特别强调一点,这里的修改指的是将审查员之前从未评述过的技术特征添加到权利要求中来
一般来讲,审查员会将权利要求书中的每一个技术特征都进行评述,所以我们添加的技术特征一般来自于说明书,确切来说,是说明书中创造性相对较高、从未被审查员评述过,且未在权利要求中出现的技术特征,当然,添加技术特征的同时,需要对添加的技术特征的创造性进行论述和争辩,如果说明书中具备一定创造性的技术特征不多,那么我们也很难多次修改后不被驳回。由此可见,撰写一份优秀的申请文件是多么重要。当然,如果我们原来的权利要求具备足够的创造性,那么无需进行权利要求的修改,因为权利要求中的技术特征越多,其保护范围也就越小。不过假如我们的创造性真的不够,那么只能通过这种方式保证专利的授权。审查员给我们发完第三次或第四次审查意见通知书后压力就很大了(发过多次通知书后这个案子会受到国知局上层的注意),如果我们再在权利要求里加上一些稍具创造性的特征,审查员很有可能就给我们授权了。
最后来说说那1个套路。
其实做任何事情都是有游戏规则的,不按套路出牌只能是出力不讨好,答复审查意见也不例外。我们在撰写答复的时候,应该遵循以下套路:
先跟审查员客气一下,具体参见上文原则1,然后
第一部分阐述自己对要求进行了哪些修改,并具体说明此处修改记载于说明书何处(修改不能超出原申请的记载范围),符合《专利法》第33条的规定(如未进行修改则省去此部分)。
第二部分指出审查员的错误理解,具体参见上文原则2;
第三部分阐述本申请(修改后的)权利要求具有创造性(或新颖性),具有创造性就是指具有突出地实质性和显著的进步,第三部分需要逐项权利要求去阐述,比如我们有10项权利要求,那么我们需要分别论述每一项权利要求具备创造性。
先确定本项权利要求相对于对比文件1的区别技术特征,然后有条理有层次地对每个区别技术特征进行展开说明,具体参见原则3。按照原则3论述完之后,表明我们的权利要求具有“突出的实质性”,之后还需要写一段本权利要求能够实现的现有技术实现不了的技术效果,以表明本权利要求具有“显著的进步”。
第三部分有个技巧,就是论述完独立权利要求具备创造性之后,可以直接说由于独立权利要求具备创造性,其从属权利要求同样具备创造性,这样就无需再对从权进行论述了。不过如果你有精力的话还是建议不要偷这个懒,毕竟你论述的越充分,越容易说服审查员嘛。最后结尾再跟审查员客气一下,还是参见上文原则1。

现在来填个坑,如何判断审查员说的那些“相当于”是否真的“相当于”
a、首先看对比文件的技术领域与本申请是否相同,
如果技术领域不同,直接告诉审查员二者技术领域不同,不能做为本申请最接近的现有技术,或者不能作为本申请的对比文件与其他对比文件或惯用技术手段进行结合(高阶晋级,当技术领域不同时说完上面这些可以再说,退一步讲,即使能够作为本申请的对比文件,仍无法相当于,之后的论述同技术领域相同的情况,转入b);
如果技术领域相同,转入bb、仔细分析审查员提到的对比文件中公开的那些技术特征是否完全公开了我们权利要求中的技术特征
如果不是,那么从技术特征不同的角度开始展开阐述,之后转入c,
如果确实与我们的特征相同,直接转入cc、仔细研究对比文件整体的技术方案,把与本申请相关的那些技术特征放到整体方案中来,考虑其要解决的技术问题和该特征在本申请中要解决的技术问题进行对比,
如果要解决的技术问题不同,则展开阐述,之后转入d,
如果要解决的技术问题也相同,那么直接转入dd、考虑该特征在对比文件中起到的技术效果与在本方案中起到的技术效果是否相同,
如果不同则展开阐述,如果连技术效果也相同,那么说明对比文件公开的内容与本权利要求的技术领域、技术特征、所要解决的技术问题和达到的技术效果都相同,人家审查员说的没错,确实真的相当于。
干货说完了,福利时间,我整理了一份审查意见答复模板,需要的观众可以找我。说了这么多关于审查意见答复的内容,最后还是需要说明一下,如果我们在专利申请阶段的申请文本撰写有问题的话,后续的答复写再好也是亡羊补牢。一份好的答复只能提升专利授权的可能性,一份好的申请文件才是决定专利能否授权的关键因素。如何写专利? - 海绵叔叔的回答 - 知乎 当然,除了上面的处理方式以外,还有另外一种简单高效的答复方式,就是找一个靠谱的专利代理人,如果不想跟自己死磕的话,找代理人帮忙其实是一种很好的选择。请不要找我了,我目前在某创业公司工作,事务繁忙,偶尔看一下知乎已是奢侈,没有足够的精力来处理上面的工作,希望大家能够理解。 最后的最后,说一下自己写这篇文章的初衷:如何写专利也好,如何答复审查意见也好,并非只是想简单地帮大家获得授权,更不是要和审查员作对。我希望申请人能够通过我浅薄的文章提升些许专利撰写和答复的能力,使我们的专利质量更高,更有授权价值,而不仅仅只是想拿到一个授权专利的数字,我相信这也是审查员所希望的。

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修改说明:
2.22日收到一些前辈的意见,指出我之前关于一个秘笈的说明过于激进。
确实,在权利要求中添加具有一定创造性的技术特征并进行答复论述就能100%避免被驳回,说得过于戏剧化,因为世界上没有百分之百的事情。不过根据之前答主的经验,98%总是有的,所以想改为98%,不过转念一想,或许也还是不够严谨,那就不写数字了吧。
所以把这一部分可能含有夸张修辞方法的词语全部改掉,为避免误人子弟,不再追求艺术效果,看着虽然没以前那么带感,不过终究还是严谨了一些。
为了避免前辈们觉得我渣,在此解释一下,其实之前在文中已经说的很清楚了,为避免驳回对权利要求进行修改,此处所述的权利要求修改是指将说明书中创造性相对较高、从未被审查员评述过,且未在权利要求中出现的技术特征添加到权利要求。(本文作者:海绵叔叔;来源:知乎;著作权归作者所有)

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