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审通答复:公知常识、惯用手段

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"公知常识"
"常用/常规/惯用技术/设计手段"
"有限次实验即可得到"
"本领域的普通技术人员容易想到"
"在对比文件2中(为解决其技术问题)所起的作用相同"
"本领域普遍需求及设计"
"对于本领域的技术人员来说是显而易见的"
"并不需要付出创造性的劳动"
"其效果是可以预期的"
"未能取得意料不到的技术效果"
"本领域技术人员采用常规手段可自行选择和设置的"
"将*用于**并没有技术障碍"
——审查员的真正意思是说:我看这个区别技术特征没有和其他技术特征互动起来嘛!它还是起原来的作用,没有起到1+1大于2的效果,这根本就是拼凑!估计我说你拼凑你不服,那我只好说"在对比文件2(或者在公知常识中)中所起的作用相同"了!
本来嘛,虽然对比文件2中的技术环境不同,但这个技术特征也是起与你专利申请中一样的作用啊!至少我没看出来什么不同,你也没说。

解决办法一:
尝试找到区别技术特征和其他必要技术特征一起组合后,新解决了什么技术问题。这个新的技术问题是对比文件中所没有提到的,或者在对比文件中该技术特征并没有解决这一问题。

解决方法二:
实质审查中我们经常会遇到审查员以一篇或几篇对比文件,将专利申请的一些技术特征作等同对比,而剩余的不同技术特征,就以“公知常识”或“显而易见”等为由,否认掉该专利申请的创造性。碰到这种情况有时是比较棘手的,因为审查意见一般不提供教科书、手册等证据支持。若申请人不服,又苦于不能穷尽举例说明不是“公知常识”等等,如何答复是好,我之愚见:
1、 具体分析,认真对比
上述的审查意见有一些无疑是对的,但不排除的情况有:审查时间很紧,审查员大致给出基本否认的意见,而让申请人去详细说明解释,再审时就清楚明白了。本人曾碰到过这类实例,一审意见全盘否定,答一通后又全部授权。外国的审查意见也有类似情况。另一情况:当今知识爆炸、分门别类越来越细,审查员可能不够了解本领域的具体情况,给出了似是而非或抽象和空泛的评审意见,若发现情况不对,就要认真对比,为申请人争取最大利益。
2、抓住技术方案中的实质不同点分析,阐明不同点带来的意料不到的技术效果
(1)对于似是而非的评审意见,由于代理人的知识面和经验是有限的,很多情况下初看似乎相同,难以分辨其中实质的不同。那么就应该与发明人积极配合,使其了解相关规则,树立信心,启发鼓励发明人提供一些技术信息上的支持,如此,代理人便可以利用熟悉法规和答辩技巧的优势,大做文章了。
(2)透过技术表面上的相似之处,重点分析技术方案与现有技术实质上的不同点,这是争取专利申请授权的关键所在。
(3)为明显有别于现有技术,必要时应该作出适当的修改,以便获得合理的保护范围。
(4)在说明书中,应该尽可能披露技术信息,以便作为实质性支持以及答复审通和修改权利要求书的基础。
(5)要“步步为营、据理力争”。当初撰写权利要求书时是“步步为营”,而到实质审查时,对于每一条权项都要据理力争。
3、面对“显而易见”或“公知常识”的审查意见,技巧性的应对
(1)面对“显而易见”或“本领域的普通技术人员无需创造性劳动”的审查意见,一般可以通过分析该项目的背景技术、提案的基础、实际投入的人力资源和物力,以及研发过程的有关记录等材料来回答。
(2)面对“公知常识”的审查意见,除了通过上述方法分析之外,还可以与发明人配合尽可能主动介绍本领域常用的一些技术手段——主动举证。若审查员不同意你所述的意见,那么他就完全应该对其提出的论点举证,申请人也可以请求审查员举证。这样可化被动为主动,为后期的答辩留有余地。因为,对待以“公知常识”为由抗辩是否要举证、如何举证,虽然法规有所说明,但是具体实践中,业内不同阶层理解不一样。专利局的很多审查意见是不举证的,而专利复审委的审查员和法官却认为必须举证。
对待审查意见中“显而易见,无需创造性劳动就可得出”或“有限的实验可得出”、“本领域常用的技术手段”的内容,代理人必须与发明加强沟通合作,依照法律法规的要求阐述鲜明的观点,可以争取应有的权益。(方法一作者未知,方法二作者:朝2010)

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