美国专利诉讼的管理基础之ITC专利诉讼

前阵子科技界与智财界的头条非苹果(Apple)与三星(Samsung)间有关智能型手机的专利诉讼莫属。苹果在8月24日美国北加州联邦法院陪审团裁判，三星侵害数项苹果专利，判定必须赔偿10.5亿美元损害赔偿金。9月15日，三星再尝败绩，美国国际贸易委员会(International Trade Commission，以下简称ITC)针对三星于ITC控告苹果手机侵害三星公司4项专利之案件，做出决定。ITC法官认为苹果手机并未侵害三星的任何一项专利，且三星在ITC提出之诉讼，并未符合“国内产业”之要件。

三星事实在8月24日北加州联邦法院诉讼中，已经对苹果侵害三星专利提起反诉。但三星另外也在ITC控告苹果。为何三星要在联邦法院之外，于ITC法庭另开战场？有关专利争执，选择在ITC诉讼或是联邦法院诉讼有什么样的根本之差别呢？对于原告或被告有何影响呢？而ITC提及“国内产业”所指为何？

本文藉由这次大家关注三星与苹果世纪专利战的机会，来谈谈ITC与联邦法院审理专利诉讼之差异性。



ITC与联邦法院判决之差异性



传统上美国知识产权诉讼、专利与著作权侵权诉讼由联邦法院专属管辖，而商标与营业秘密诉讼则可以选择到州法院或联邦法院提起诉讼。但是美国关税法第337条，赋予ITC若干权限，特别可就美国知识产权人所提出被告（respondent）侵害美国知识产权人权利之行为进行调查。因此，就进口货物的专利侵权、商标侵权、著作权及营业秘密等其他形式的不正当竞争均可以声请调查，也就为智能产权人提供了另一个救济的管道。相较于到联邦或是州法院寻求救济，ITC的决定为行政决定，具有一些特性，使得知识产权利人近年来使用此一途径来寻求救济的案件逐年增加。



（一）ITC为一个独立、公正的准司法（quasi-judicial）联邦机构

不同于联邦法院为司法机关，ITC为一个独立、公正的准司法（quasi-judicial）联邦机构。机构主要的目的是就产品的输入对于美国产业所造成的冲击与不正当竞争所造成之直接影响进行行政调查。ITC为行政机关，并非真正司法机构，仅有准司法机构之地位，相当于台湾公平交易委员会的地位。



（二）ITC具有对进口物之管辖权（In Rem Juris diciton）

(1)美国法院管辖权基本概念

美国法院对于诉讼案件是否有管辖权，取决于二个要件：(1)必须对案件被告有管辖权，(2)对案件处理法律问题有管辖权。前者称为对人的管辖权（Personal Juris diction），后者称为事物管辖权（subject matter juris diction）。如欠缺管辖权的案件，法院可以裁定驳回原告诉讼。

所谓对人的管辖，指法庭地取得对于案件之审判权系基于法庭地与被告的关系。对于被告管辖权判决，他州法院基于对有管辖权判决充分信任和尊重条款（Full Faithand Credit Clause），得以判决法院管辖地以外法院执行。传统上法院对于被告是否管辖权，必须基于被告住所地（residence）、居所地(domicile)、公民(citizenship)身分所登记的地点、或活动的地点（presence）。随着商业与经济活动的活跃及社会活动的多样性，造成诉讼型态的转变，使得法院认定管辖权除了被告的住、居所地与活动地以外，为了使法院在认定管辖权更加弹性，美国最高法院在International Shoe，引进了最小接触原则（minimum contacts），即法院之法庭地对于被告必须符合最起码的关系，以致于法院行使管辖权不致违反传统意义下公平与实质正义（traditional notion soffair play and substantial justice）的观念。最小接触原则适用于美国法院法庭地，对于被告只要找到一点关连性，不管被告是否法庭地居民或设立住所地或在所，只要不违反公平正义的认定，都可以有管辖权。所以台湾制造产品销售到美国，在美国贩卖，即便台湾公司并未设有分公司，法院对于台湾被告仍有能建立管辖权。举凡参与派员美国商展，与美国经销商签订经销契约、利用美国通路贩卖与美国居民等等亦适用最小接触原则。

对物管辖，为与对人管辖权相对的概念，指法院对于特定的财产具有管辖权，例如某一类进入美国之被控产品。

事物管辖，指法院对于何种特定事物具有管辖权。联邦法院对于专利、著作权以及联邦法规定联邦法院有专属管辖权。而州法院对于该州的被告的事物，除法有明文规定专属联邦法院管辖事物之外有管辖权。

（2）ITC对进口物管辖权

ITC就进口商品违反美国知识产权，而该产品由国内产业实施的事件具有管辖权。无论制造商、贩卖商、被控厂商是否是美国企业，均是适格的被告，以专利诉讼为例，只要所进口的产品侵害专利权，ITC即取得对被控物品管辖权（InRemJurisdiction）。



（三）受理调查要件有三项

禁止被控产品进入美国。因此，不同于联邦法院，法院对于诉讼案件的被告有管辖权，只要原告证明进口产品侵害专利权，程序上就不能争执对于被告个人是否成立管辖权。依照Section 337的要求，ITC决定是否启动调查，原告必须证明三点：（1）是否具有侵害有效专利或其他会财产权之不正行为（unfair act）；(2)进口被控产品到美国（imports into the United States）、或是贩卖进口被控产品(sale for importation into the United States)、又或是进口后贩卖被控产品之行为(the sale with in the United Sates after importation)；(3)争执的权利，在美国境内有产业存在或在正在建立产业。

（1）不正行为

对于审理专利权侵害，不论是联邦法院或是ITC，都基于专利法规的规定，因此与美国联邦法院进行专利诉讼并无不同。不同的部份在于决定被控产品的专利是否侵权在联邦法院由陪审团决定，而在ITC法院由法官决定。

（2）被控产品为进口产品、销美产品、或是进口后在美销售之产品

ITC启动调查的第二个要件，必须是不正行为涉及进口到美国之行为，或是贩卖进口被控产品、又或是进口后贩卖被控产品之行为。本要件使ITC对美国境内的被控产品具有管辖，也是核发禁止进口令的依据。核发的禁止进口令系针对被控产品，具有对世效(in rem judgment)，对任何人都有拘束力，因此除了可以扣押被告企图输美的侵权产品，也可以扣押被告以外的第三人所输入侵权产品。Section 337调查的被告通常为美国境外的自然人或法人。

（3）原告符合国内产业要件

另外ITC启动调查的要件，必需证明原告符合国内产业之要件，首先必须证明国内产业（domestic industry）存在。此一要件避免forum shopping(即指原告选择有利法庭进行诉讼)的状况。依照1988年美国Section337修正案内理由书指出，要求原告证明“国内产业”要件，系为避免原告在仅持有美国专利或其他知识产权的情况下，而没有任何商业活动，利用ITC诉讼程序在美国进行ITC诉讼，利用美国诉讼资源。国内产业的要件，基本上可说是基于保护国内产业而设的要件，避免诉讼资源的浪费，因为提起ITC诉讼无须缴纳裁判费。



ITC法院对于是否具有“国内产业”的要素？有二个测试要件：(1)经济要件；(2)技术要件。

所谓经济要件，依照337条的规定，法院认为原告必须符合下列三者之一的情况，才符合所为之经济要件：

（I）厂房与设备有显着投资

（II）雇用显着数额员工或投入显着数额的资金

（III）实质投资，包括研究、发展、授权。

所谓技术要件，指原告不仅证明国内已经建立产业，更需要证明该产业使用案件之争执的技术。



（三）无损害赔偿之裁判

相较于联邦法院与地方法院，如果判决侵权人侵害权利人之权利，可以就权利人的损害赔偿额作成判决，ITC并无权决定专利侵权之损害数额，而给予原告金钱赔偿之有利判决。原告的目的如果想要请求专利损害赔偿，必须到联邦法院提起专利诉讼，而非请求ITC进行调查。

ITC启动调查后，ITC法院如判定原告起诉事实为真，ITC提供原告四种可能之救济方式：（1）限制性禁制进口令（Limited Exclusion Order）、（2）一般性禁止进口令（General Exclusion Order）、（3）暂时性禁止进口令(Temporary Exclusion Order)、（4）制止令(Ceaseand Desist Order)。这四种裁判之法律效力主要在于防止侵害而非赔偿损害，而四种救济的方式的法律效力也不尽相同。

禁制进口令(Exclusion Order)不论是限制性或一般性，其效力附随在产品上，但效力有些微差异。一般性的禁制进口令禁止所有的侵权产品进口，不论进口产品是否源自被告。限制性禁制进口令，则只禁止被告的产品输入美国。

制止令(Ceaseand Desist Order)主要是禁止国内之被告，对已经输入到美国的侵权产品禁止贩卖、使用、散布。



（四）时效性的利益

ITC启动调查后，视案件大小，一般进行约时间约12到16个月，委员会作成决定。而地方法院一般需要二年或以上时间案件方能终结。依据ITC程序法210.51条，如果审理时间超过16个月，尚未做出决定，法官必须提出理由（good cause）申请延长，由委员会须对延长期间作成决定。因此，对于原告而言，可以很快的取得进口禁制令



（五）暂停联邦法院诉讼程序

在诉讼策略运用上，虽然法律规定原告可同时在联邦法院与ITC对同一被告就专利侵害事件提起诉讼，使得原告得以ITC针对将来产品取得进口禁止令，又在联邦法院就过去侵权产品提出赔偿。两件诉讼同时进行，可以节省原告等待判决之时间；另外，可以使被告必须同时处理二件诉讼，消耗被告的实力；如此可促使被告尽快和解。但是被告有权依法请求联邦法院暂停诉讼程序。



（六）财务上的负担

ITC启动调查后，案件终结时间较地方法院更为确定，委员会除非有正当理由，16个月结案时间并不会延迟。但是，审理的法律争议与联邦法院的争点并无不同，事证开示的程序(discovery)范围也适用联邦民事诉讼法之规定。联邦法院审理程序为由陪审判断是否侵权，而ITC程序则是由法官决定是否侵权，除此之外两者程序差距不大。因此，就费用而言，ITC诉讼虽可以省下数十万美金陪审团审判部分的费用，但是因为审判程序因为16个月内必须快速结案，导致整个诉讼预算会在前一年半中花完。换言之，台湾厂商如果不幸面临ITC诉讼，如果没有和解或提早终结ITC程序，那么表示厂商必须在一年内准备或提列至少250万美金到500万美金的ITC诉讼费用，仅管诉讼费用差距不大，但是联邦诉讼可以有二年以上的时间，可以准备资金面临诉讼被战，但厂商面临ITC诉讼的资金必须于一年半之内到位，财政压力较联邦诉讼为高。



(七)公共利益(Public interest)之考虑

行政判决具有公益性质，因此ITC判决与联邦民事诉讼案件不同；前者必须考虑判决所提出之救济，是否会违反公共利益。ITC展开调查后，如确认侵权，决定何为适当救济之前，必须审酌公共利益，ITC依法需要分析ITC判决所提供被害人之救济，对于美国及美国消费者对于类似产品或竞争产品，在公共卫生、公共福祉以及竞争状况之潜在的影响力。ITC对这种影响力的分析，必须咨询相关行政部门以作成结论。根据研究，1984年以后，ITC因为考虑公共利益而拒绝发出禁止进口令的案件总共只有三件，因此机率微乎其微。



(八)总统之行政审查权(President Review)

关于总统对于ITC判决的行政审查权也是ITC诉讼特有的。当ITC法庭作出裁判后，ITC裁判书会直接转给美国总统，由美国总统在60天之内考虑政策因素，决定是否否决ITC决定。虽然法律赋予美国总统行政审查权，但否决ITC之决定的清况非常有限。历史上，美国总统否决ITC决定不过5件，主要涉及国际贸易的事件。



(九)ITC对于专利侵权之判断无既判例力(Res Judicata)

理论上，因为联邦法院对于专利诉讼案件有专属管辖权，因此ITC对于专利案件之裁判对于其他有管辖权之法院并无既判例力(Res Judicata)，换言之ITC之决定不能拘束联邦法院的裁判。但是，当ITC做出最终决定后，在联邦法院对于同一诉因之请求，如果被告提出积极抗辩(affirmative defense)，表示相同的争议已经在前一个诉讼案件争执，而被告有机会争执与抗辩，原告对一诉因(cause of action)不能再提起诉讼，而法院接受被告的抗辩的情况，实际上将会产生一事不再理的效果(claim preclusion)。（本文作者：叶云卿；单位：世新大学智慧财产研究所）