美国PTAB审理程序修正提案

美国2011年9月16日颁布《Leahy-Smith美国发明法》（Leahy-Smith America Invents Act，简称AIA；编号Public Law No: 112-29 ），专利诉愿暨冲突委员会（Board of Patent Appeals and Interferences；BPAI）将在2012年9月16日改制为专利审理暨诉愿委员会（Patent Trial and Appeal Board；PTAB），除执行BPAI原有各项业务外，未来还将负责AIA新法调整或新增的多项审理（trial）程序。

为赶在相关办法生效日前确定配套的37 CFR实施细则，USPTO已于今年2月9日、10日分别就PTAB审理程序共通规定及实施指南、派生（Derivation）程序、多方复审（Inter Partes Review；IPR）程序、领证后复审（Post-Grant Review；PGR）程序、涵盖商业方法专利过渡期复审（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review；CBM）程序等主题，发布约130页的修法提案。4月下旬，USPTO并进一步公告，截至4月10日为止，前述修法提案共收到251件公众意见，该局将参考各方建议，预定在8月16日前公告37 CFR最终修法内容。

现依USPTO 2月公告的提案，简单摘录部分PTAB审理程序规定先供参考。



审理流程

依其定义，派生、IPR、PGR、CBM四项程序都属于PTAB辖下负责的审理程序，后三项程序一般先由请愿人（petitioner）递交请愿书，经过请愿人、专利所有权人（patent owner；PO）文字及言词辩论，除非另有原因，最后再由PTAB于成案一年内作成裁决（final written decision；judgment）。

为避免利益冲突，也因AIA修法写入禁反言（estoppel）规定，请愿书必须明示实质利益关系人（real party in interest或privy）。事实上，明确定义实质利益关系人有其困难，毕竟个别案件情况不能一盖而论，不过，能掌控程序中一造动向者，即有可能被视为实质利益关系人。总之，以上程序无法匿名提出。

IPR、PGR、CBM共通流程按时间序依次排列如下：





请愿书及请求规定

除程序最源头的请愿书外，其他程序进行期间任一造所欲寻求的救济，都应以请求形式提出，且多应事先（例如利用成案初期召开的电话会议）取得PTAB许可，否则一般无法纳入案件正式记录并予考虑。

请愿书及请求都有页数限制：派生及IPR程序请愿书最多50页，PGR、CBM程序请愿书最多70页。请求最多15页，异议页数不得超过被异议文件页数限制，对请愿书的回复最多15页，对请求的回复最多5页。若有必要超页，需提请求取得PTAB许可。



规费

派生程序请愿费为US$ 400；IPR、PGR、CBM程序请愿费则依请愿人质疑的请求项项数（the number of challenged claims）分级收费。在计算质疑的请求项项数时，即使未质疑一独立项，但只要质疑附丽其下的附属项，该独立项亦会计入质疑的请求项项数，例如：请愿人质疑一专利Claims 20-40，而这20项皆直接附丽于Claim 1，故质疑的请求项项数应计为21项。





修正请求

IPR、PGR、CBM程序中，专利所有权人可以请求形式请求准予修正，但一般只有一次修正机会，需于成案之初召开的电话会议中表达修正意愿，并预告欲修正的请求项数与替代请求项大致范围。若需额外修正，专利所有权人需出具正当理由（good cause），又或各造有意和解，亦可联合提出修正请求。

派生程序中，请愿人及对造（respondent）都可出具正当理由，提出修正的请求，而将自家申请案或专利予以修正。所谓正当理由，依USPTO提案举例，包括和解所需修正，以及为删除请求项所做修正，但若有一造请求准予删除所有系争请求项，将被视为是请求作成不利己方的裁决。

而AIA修法规定，删除请求项后可写入合理数目的替代请求项（substitute claim）。何谓合理数目？USPTO预设：除非能证明其必要性，否则，每一被质疑的请求项，仅可代之以一项替代请求项。



证据开示

相对于一般法庭攻防，PTAB审理程序中可使用的证据开示范围其实相对有限，其作用是让任一造能在合理范围内先搜集必要证据，再依规定提出响应、异议、请求、回复、意见。依USPTO目前规画，PTAB作成成案决定后，即会以Scheduling Order顺序提供各造证据开示期间（discovery period），由专利所有权人先攻。

不需另外请求PTAB准许的例行证据开示（routine discovery）内容有三：要求对造提供文件或证词引用的物证、诘问对造宣誓证词证人、要求对造出示与程序进行期间所持立场矛盾的信息。

任一造可再请求给予额外证据开示（additional discovery）机会，PTAB是否准许，则因程序而异。派生及IPR程序，考虑的是额外证据开示是否符合司法利益（in the interest of justice）；PGR及CBM程序，考虑的是有无正当理由。此外，程序进行中，亦有可能应PTAB法官要求或由任一造请求，进行强制证人证言（compelled testimony）、当庭证人证言（live testimony）。（本文作者：黄兰闵）