专利侵权诉讼中技术等同认定的适用前提

引言：北京市高级人民法院在2013年出台了《专利侵权判定指南》，其中第49条规定如下：等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。
王嘉律师在第一次看到该规定时，第一反映就是不解，为什么要如此多此一举？这还用说吗，这不是众所周知的事实吗？有必要单独来讨论这个问题吗？
但是事后经历的多了才发现，法律法规没有一条甚至一个字眼是白写的，判决书会教你好好学习。
估计也还有很多同行也跟王嘉律师一样的感觉，清高的可能嗤之以鼻，“此地无银三百两”的感觉。
在此，以一个失败的案例为参考，教育我们这帮“自以为很懂”的专家们，也警醒王嘉律师自己，Good good study, day day up。

等同原则的适用前提
等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。

参考案例：
（2019）青01知民初19号；兰州**医疗器械研制开发有限公司诉余姚市**医疗器械厂、青海**医疗器械厂侵害发明专利权纠纷案

涉案专利说明书附图

涉案专利权利要求1：一次性使用无菌氧气湿化器，由一次性使用灌装清洁用水的湿化瓶（图3-3）、瓶口外盖（图3-1）、瓶口内盖（图3-2）、导氧管（图3-4）、上下压板（图3-5、图3-7）和海绵（图3-6）组合的气泡控制器组成，其特征是：湿化瓶（图4-6）瓶口外螺纹丝扣尺寸与现氧气吸入器流量计（图4-1）上内螺纹丝扣尺寸适配；在流量计（图4-1）出氧端口和瓶口内盖（图4-3）上进氧孔（图4-5）间设密封胶塞（图4-2）将氧气导入本湿化器中；氧气经进氧孔（图4-5）、导氧管（图4-7）、气泡控制器在水中形成无数微小气泡（图4-8）；无数微小气泡（图4-8）在水中上升过程实现湿化，再由瓶口内盖（图4-3）上出氧口（图4-4）返回氧气吸入器流量计（图4-1），氧气湿化全过程均在本湿化器内部设施及环境下完成。

被控侵权产品实物图片

被控侵权产品结构分析：一次性使用吸氧管（湿化瓶），由一次性使用灌装清洁用水的湿化瓶（1）、瓶口外盖（2）、瓶口内盖（3）、导氧管（4）、上下压板（5、6）和高分子发泡材料（7）组合的气泡控制器组成，湿化瓶（1）瓶口外螺纹丝扣尺寸与现氧气吸入器流量计（图中未示出）上内螺纹丝扣尺寸适配；在流量计（图中未示出）出氧端口和瓶口内盖（3）的导氧管（4）间设密封盖（8）将氧气导入本湿化器中；氧气经导氧管（4）、气泡控制器在水中形成无数微小气泡（图中未示出）；无数微小气泡（图中未示出）在水中上升过程实现湿化，受瓶口内盖（3）阻挡，通过侧开孔（9）排出氧气。

不构成技术等同的分析：



王嘉律师结论：被控侵权产品的全部技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，至少缺少“氧气湿化全过程均在本湿化器内部设施及环境下完成”这1个技术特征，且存在至少2项区别技术特征与涉案专利技术特征相比较，结果既不相同也不等同，依据专利侵权判定的“全面覆盖原则”，即《解释一》第7条人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

法院判决：
根据《中华人民共和国专利法》第五十九条规定“发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求书的内容为准，说明书及附图可以周于解释权利要求的内容”，因此，**公司要求保护的涉案专利权的范围应以专利证书载明的权利要求书的保护范围为准，经当庭比对，被控侵权产品仅是在流量计出氧端口和瓶口内盖的导氧管问设密封盖、气泡发生器由高分子材料和下压板组成、微小气泡在水中上升过程中受瓶口内盖阻挡，通过侧开孔排出氧气，与涉案专利技术相比，被控侵权产品的技术特征与专利技术存在部分差异，但被控侵权产品与涉案专利技术结构相同，利用与专利技术基本相同的手段实现了完全相同的氧气湿化的功能，达到了与专利技术基本相同的效果一次性使用吸氧湿化瓶是临床医疗普遍使用的吸氧装置，**公司和**医疗器械厂均为涉及医疗器械领域的生产经营者，且双方之前有委托合作关系被告有机会接触和使用专利技术，**医疗器械厂作为生产医疗设备和医疗器械的专业生产厂家，有能力对涉案专利权利要求书中载明的技术特征无需经过创造性智力劳动即可对部分技术要点进行替代或变换，经比对存在的差异，属于普通技术人员无需经过创造性劳动，就能通过专业联想达到的范围内进行的改进，不属于是实质性不同，并不构成实质性区别。

判决分析：
上述判决存在很多问题，王嘉律师最关心的两个问题在于：
第一，等同判定采用的标准为“完整技术方案之间的替换”，也就是：被控侵权产品仅是在流量计出氧端口和瓶口内盖的导氧管问设密封盖、气泡发生器由高分子材料和下压板组成、微小气泡在水中上升过程中受瓶口内盖阻挡，通过侧开孔排出氧气，与涉案专利技术相比，被控侵权产品的技术特征与专利技术存在部分差异，但被控侵权产品与涉案专利技术结构相同，利用与专利技术基本相同的手段实现了完全相同的氧气湿化的功能，达到了与专利技术基本相同的效果一次性使用吸氧湿化瓶是临床医疗普遍使用的吸氛装置。
第二，创造性劳动的判定标准混乱。以原被告此前存在合作关系认定被告有机会接触涉案专利产品，同时又以被告系医疗器械领域的生产经营者，认定自然有能力进行替换改进，且这种改进自然不需要创造性劳动。
上述观点与专利的公开属性完全相悖，也就是说，原被告此前有无接触，是否合作，根本不影响被告获取技术方案，二者之间其实没有关联性。以被告系医疗器械领域的生产经营者认定改进不需要创造性劳动也是明显不符合客观事实的。因为，几乎所有的专利，无论是原创还是改进，基本都是本领域技术人员创造的，如果“只要是本领域技术人员自然是不没有创造性”的观点成立，那么显然所有的专利都不应该得到授权。也就是说：是否具有创造性的判定必须以本领域技术人员为前提，不会因为被告是本领域技术人员就等于没有创造性。

总结：
一审院法院以被控侵权产品的技术方案与涉案专利的技术方案（两个完整技术方案）相似认定等同成立，判决侵权成立，即：我方败诉。对于西部地区这样的法院而言，极少接触此类案件，那么就很难对该类案件有深度的法律研究，一审败诉虽非盖棺定论，但是无形中会增加当事人的法律成本和法律风险，对于当事人、代理律师而言都是不利的。
王嘉律师作为本案的代理，虽然详细说明了某一个具体技术特征不构成等同的论述，但是法官却停留在了大前提下，即：整体方案等同。在此，也就提醒所有知识产权律师，在给出技术等同不成立的方案时，必须写入大前提：等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换。
该案件属于王嘉律师代理的一个反面教材，按照今天的时髦话就是“翻车”。分析原因主要在于对本案审理法官的不熟悉，对其专业知识过度信任，“我以为法官肯定懂的，我已经讲得很清楚了”，但实际情况并非如此。
究其本质，其实是属于对于立法缘由未能更深度剖析导致。“等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换，而不是完整技术方案之间的替换”这句话之所以单独成条列出，必然由其深意，这也在另一方面提醒我们，不要高估了法官的审理水平，同时更加提醒我们，不要低估立法者的实力。
的确，这句话对于专业的专利律师，或者资深的知识产权法官，这是毋庸置疑、毋须多言的事，但是对于位处偏远地区，以及其他刚刚接触此类案件的律师和法官（例如本案的青海省西宁市中院，全年专利案件都没几个），尤其此前没有专利撰写经验的人士而言，却并非如此。
从另外一个方面看，立法者之所“多此一举”地将其单独成条、列明，必然是很多案例总结得到，也就是错的还不是一个两个，有可能是一大片，不然我们立法者就不会写的这么明显了。
同时，也说明了，我国知识产权案件审理尚处于起步、探索的初级阶段，尤其是《专利法》相关的制度、精神并没有很好地被吸收、消化、研究，也提醒我们这些在相对发达地区的法律工作者们，应当肩负起责任，传递先进的知识产权审判案例、知识、理念给其他相对不发达地区的法官、同行，共同推进我国知识产权法治建设的完善。
王嘉律师有过很多的成功案例，也有很多的失败案例，但是无论成败，每次必有总结，每次必有收获，每次必有成长。写下这篇反面案件需要勇气，也是对自己将来执业路上的一份反思。

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作者：王嘉，资政知识产权首席律师；
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