专利无效宣告口审之技术启示与参考物证

本律师王嘉在2018年8月写过一篇文章讲述了专利无效宣告口审过程中的证据规则，获得了同行朋友的认可，有朋友问我剩余的技术启示及参考物证什么时候讲，由于后期一些事情的耽搁，以及本人略有拖延症的实际情况困扰，所以到现在才开始这篇文章，现根据之前，以及此后在诉讼上的一些经验，将技术启示和参考物证整理阐述如下：
一、技术启示
1、技术领域是技术启示的重要一环
实用新型与发明专利在撰写时，最初的一步就是确定技术领域，但是聪明的专利申请人往往会在这个点去误导专利审查员，用一个含糊或者关联的技术领域来做笼统的表述，以确保某些创造性不够的案件能够在专利审查过程中减少同领域技术方案被引用对比的可能性，甚至某种程度上，明明是一样的专利，由于撰写人员的技术领域确定不同或者产品技术特征的命名不同，也能避开审查员的初步审查，以获得专利授权。
甚至外观设计专利，对于六个面的理解，每个人都是有差别的，对于某些不规则的产品，代理人可以有意识地提高所述技术领域的概念，并错开常规拍摄角度，以期专利的顺理获权。
所以，技术领域可以便于审查员将专利进行归类，但是技术领域能做的手脚也很多，这提示所有的代理人不要把精力集中在技术领域上，而是更多的理解“待解决的技术问题是什么”这一概念。
王嘉律师认为，遇到普通的对手，根据申请人及专利局确定的技术领域寻找对比文件已经足够，但是对于高手，这样是不够的，他会限制你对比文件的范围，降低你专利无效的成功率，最终影响到与涉案专利相关诉讼案件的胜率。
2、待解决的技术问题是技术启示的关键一环
王嘉律师以专利号2010206***21.5，用于麻将桌的载物架为例，该专利的技术领域为：
技术领域：
[0001] 本实用新型涉及麻将桌配套设施，尤其涉及用于麻将桌的载物架。
分类号为：
A47B 13/00 (2006.01) 桌子或写字台的零件
A47B 25/00 (2006.01) 玩纸牌的桌；其他游戏用的桌子
然而，涉案专利的背景技术这样表述：
背景技术：
[0002] 现有的用于麻将桌的载物架，整体固定于麻将桌边，且不可旋转，在不使用时仍需占用空间，给使用带来诸多不便。此外，现有的用于麻将桌的载物架还存在形状不规则、布局利用率低、烟灰缸易损坏、无香烟支撑架等缺陷。
因此，其要解决的核心技术问题系支架的枢转，其属于轴承技术领域范畴。王嘉律师借此引入证据《机械设计基础》第264页，其对轴进行了说明：它（轴）主要用来支撑作回转运动的零件。并论证，该证据可以作为对比文件。
所以，在引用对比文件的时候，不要死板地盯牢专利文本所写的技术领域或分类，而是要关注技术特征所要解决的技术问题来确定对比文件。
3、发明人与技术领域的关系
上述以待解决的技术问题来确定技术启示当然很好，也很简单，但遭到反驳肯定也最强烈，所以，此时如果能够提供另外一份文件来证明对比文件可以包括其他领域，那就再好不过。
王嘉律师认为以发明人所属技术领域来论证该专利的技术领域也是可行的，至少可以作为一份很好的辅助证据。当然，这会引起审查员的强烈反对，具体参见前文《专利无效宣告口审之证据规则》。
针对本案，王嘉律师阐述意见如下：李**作为涉案专利的专利权人及发明人，在申请专利后注册成立了杭州**轴承有限公司，其经营范围： 批发、零售：五金交电，麻将机，润滑油；轴承研发；麻将机、机电设备、传动设备、铸造机械的安装（仅限上门服务）**可知该企业名称以XX轴承企业命名，加上其核心研发业务为：轴承研发。
故该企业属于麻将机（桌）领域轴承开发企业，而发明人又担任该企业的法定代表人，加上其以该企业进行市场推广宣传，尤其是在《麻将机商情》以杭州冈本轴承有限公司刊载广告，所宣传、销售的产品分别为2010206***21.5和2014208***76.5专利产品，故其行为可以认定：在评价涉案专利创造性的过程中，应当至少纳入麻将机（桌）、轴承两个领域技术人员的技术水平能力作为涉案专利的创造性的评价标准。
二、参考物证
《专利审查指南》中关于合议组的组成有这样的表述：专利复审委员会作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的审查决定以后，同一请求人针对该审查决定涉及的专利权以不同理由或者证据提出新的无效宣告请求的，作出原审查决定的主审员不再参加该无效宣告案件的审查工作。
比如第一次请求人以缺乏新颖性提出无效请求，后来被驳回，第二次这同一请求人又以缺乏创造性为由提出无效请求，这种情况下，原主审员不在参加该无效宣告案件的审查工作。一般是为了避免审查员先入为主。
但是参考物证作为一份参考文件，却在整个案件中扮演了非常糟糕的角色，他是那么的飘忽不定，那么的难以琢磨。
《盗梦空间》里面有一个故事是关于道姆•柯布(莱昂纳多饰)妻子之死的，原因是柯布在他妻子潜意识里面植入了一个概念，让她认为现在的生活是在梦里面，于是她妻子分不清现实与梦境，最终导致了他妻子离他而去，而他变成了一个逃犯。
王嘉律师在参与众多案件过程中，发现专利的参考物证就像一面镜子，可以反映涉案专利的实际结构，也会误导涉案专利的实际结构，会让审查员产生偏差，
“请你不要去想：大象”——看到这句话，你的脑中应该满满都被大象占据，没有办法不去想，对吧？优秀的律师，巧妙地运用这个参考物证就像在审查员内心深处植入了一个“大象”，你越是排斥，它越是强大。
王嘉律师认为专利以书面文本为准，尽量避免接触实物也是避免先入为主的最好方案，一个案件想要得到公证地审判，必须将专利文本与实物进行切割，不要接触实物是最好的办法，如果一项专利或对比文件无法得到清晰的概念，那么是主张者的问题，否则任何参考实物，即便声明仅供参考，其实质上会在审查员内心深处植入一个概念，而且审查员将难以避免地将二者在潜意识里面进行连接。
反言之，在现有的法律框架内，参考物质是一柄双刃剑，巧妙地运用这柄剑有些案件可以妙手回春，但是牺牲的是公平正义。孰是孰非，本律师不敢妄断。

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作者：王嘉，资政知识产权首席律师；
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